CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 juin 2017, n° 16/07065

LA COUR rappelle, de première part, que la société Merck KGaA (anciennement dénommée E. ...), groupe pharmaceutique allemand dont l'origine remonte à 1668 à Darmstadt, est titulaire des marques :

française Merck déposée le 21 juin 1989 et enregistrée sous le n°1537463 en renouvellement d'un dépôt précédent du 22 juin 1979, enregistré sous le n° 520585, pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 29 et 30, et notamment les " médicaments ", " produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques ",

internationale Merck déposée le 31 janvier 1964 et enregistrée sous le n° 279186 désignant notamment la France et couvrant des produits en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 et 33, et notamment les " médicaments ", " produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques " ;

Qu'elle est société mère des filiales françaises :

- Merck Chimie S.A.S.

- Merck S.A.

- Merck Santé S.A.S.

- Merck Serono S.A.S.

- Merck Médication Familiale ;

Que la société Merck KGaA et ces filiales françaises seront dénommées ci-après les sociétés Merck KGaA ;

De deuxième part, que la société Merck Sharp & Dohme (anciennement dénommée Merck & CO), groupe pharmaceutique américain dont l'origine remonte à 1891 dans le New Jersey, après avoir été détenue par des membres de la famille Merck, a été confisquée en 1917 par les autorités américaines comme propriété de l'ennemi pour devenir une société juridiquement et définitivement indépendante de la société allemande ;

Qu'elle est aussi mère de filiales françaises :

· la société MSD France, ayant des activités cliniques, marketing et commerciales,

· la société Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret, ayant des activités de recherche et de production,

· la société Intervet, connue sous le nom MSD Santé Animale, pour les activités de recherche et développement, de production et de commercialisation de produits de santé animale ;

Que ces filiales seront ci-après dénommées les société MSD France ;

De troisième part, que, compte tenu de leur homonymie, les sociétés mères E. ... et Merck & CO, toutes deux groupes pharmaceutiques de taille mondiale, ont signé des accords de coexistence, le premier le 17 novembre 1932 et le dernier le 1er janvier 1970, outre une lettre d'interprétation le 24 novembre 1975 ;

Que dans ce dernier état, cet accord de coexistence contient notamment les dispositions suivantes : États-Unis et Canada :

2.) a) Merck & Co. ne s'opposera pas à l'usage du nom E. ... aux États-Unis et au Canada par E. ... , comme tout ou partie d'une raison sociale ou d'une dénomination sociale, à condition que ces noms soient géographiquement associés à l'Allemagne comme suit " E. ..., Darmstadt, Allemagne ", tous les mots devant avoir la même importance.

b) E. ... reconnaît le droit exclusif de Merck & Co. d'utiliser la marque Merck aux États-Unis et au Canada et, dans ces pays, n'utilisera pas ou ne tentera pas d'acquérir les droits sur une marque comprenant le mot Merck.

Allemagne :

3.) a) E. ... ne s'opposera pas à l'usage par Merck & Co. de :

(i) Merck & Co., Inc. ou Merck & Co. Limited, comme tout ou partie d'une raison sociale ou d'une dénomination sociale, à condition que ces noms soient géographiquement associés aux États-Unis ou au Canada comme suit : " Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A. ", et " Merck & Co. Limited, Montréal, Canada ", tous les mots devant avoir la même importance.

(ii) " Merck Sharp & Dohme " comme tout ou partie d'une raison sociale, d'une dénomination sociale ou comme nom d'une subdivision sociétale, à condition que ces noms soient géographiquement associés avec un pays autre que l'Allemagne, tous les mots devant avoir la même importance.

b) Merck & Co. reconnaît le droit exclusif de E. ... d'utiliser la marque Merck en Allemagne et, dans ce pays, n'utilisera pas ou ne tentera pas d'acquérir les droits sur une marque comprenant le mot Merck.

Tous les autres pays :

4.) Dans tous les autres pays, E. ... reconnaît que " Merck Sharp & Dohme ", utilisé à titre de marque ou de nom commercial, ne prête pas à confusion avec l'un quelconque des marques ou noms utilisés ou détenus par E. ..., et E. ... ne s'opposera pas à l'usage et l'enregistrement par Merck & Co. de Merck Sharp & Dohme comme tout ou partie d'une marque, d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale. Lorsque cela lui sera demandé, E. ... devra le spécifier par écrit. Les éléments figuratifs de ces marques ne devront pas imiter les marques dont E. ... est titulaire.

5. Dans tous les autres pays, E. ... ne s'opposera pas à l'usage par Merck & Co., comme tout ou partie d'une raison sociale ou d'une dénomination sociale, de " Merck & Co., Inc. " en association avec des mots tels que " Rahway, N.J., U.S.A. " qui l'associent géographiquement avec les États-Unis ou " Merck & Co. Limited " en association avec des mots tels que " Montréal Canada " qui l'identifient avec le Canada, tous les mots devant avoir la même importance. [']

6. Dans tous les autres pays, Merck & Co. reconnaît que E. ... a le droit d'utiliser le mot " Merck " ou des combinaisons telles que " E. ... " en tant que marque ou nom, à condition que de tels marques ou noms adoptés dans le futur ne prêtent pas à confusion avec les marques ou noms adoptés ou utilisés par Merck & Co. en application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus. [']

7. Dans tous les autres pays, Merck & Co. s'engage à annuler tous les enregistrements existants, retirer toutes les demandes d'enregistrement et cesser tout usage des marques Merck, Merck Cross et MerckMerckMerck

8. Dans tous les autres pays, Merck & Co. s'est engagée à cesser tout usage des dénominations sociales suivantes :

Merck (Pan America) Inc.

Industrias Pharmaceuticas Merck (Norte Americana) S.A.

Merck & Co. (Great Britain) Ltd ;

Que dans le cadre de la présente procédure, les parties ne contestent plus en cause d'appel que cet accord de coexistence est soumis à la loi allemande ;

De quatrième part, qu'ayant constaté que les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Sharp & Dhome Chibret et Intervet :

· faisaient usage du signe "Merck" sur leurs sites internet www.msdfrance.fr et www.msd-santé-animale.fr, destinés à un public français,

· faisaient usage dans ces sites du même terme à titre de méta-tag, permettant en cas de recherche sur un moteur de recherche tel que Google ou Bing des termes Merck ou Merck France de faire apparaître dans les premiers résultats le site de MSD France,

· avaient attribué à l'ensemble des salariés ou services des filiales françaises du groupe MSD, des adresses électroniques de type pré[email protected] ou [email protected],

· exploitaient, notamment sur internet, une série de manuels médicaux sous la désignation Manuels Merck : le Manuel Merck ... ... et de Thérapeutique, le Manuel ... des Symptômes, le Manuel ... de gériatrie et le Manuel vétérinaire Merck

et estimant que ces usages, qui selon elles n'entraient pas dans le cadre des accords de coexistence, étaient incriminables comme :

· contrefaisant les marques françaises de la société Merck KGaA, protégeant notamment des médicaments ;

· constituant, par ricochet, des actes de concurrence déloyale à l'égard des filiales exploitant lesdites marques en France ;

· constituant des actes d'usurpation de la dénomination sociale et/ou du nom commercial de chacune des demanderesses, constitués ou composés de l'élément distinctif " Merck ",

la société Merck KGaA et ses filiales françaises précitées ont, le 1er août 2013, fait citer ces trois sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Que les sociétés MSD France, qui rappellent que les deux groupes sont liés par des accords de coexistence, soutiennent, à titre principal, que les usages contestés du signe Merk sont autorisés par ces accords contractuels ; à titre subsidiaire, que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés ;

Que les sociétés Merck KGaA, le 22 mars 2016, et les sociétés MSD France, le 20 avril 2016, ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

· Rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°206 des défenderesses,

· Dit qu'en utilisant des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et intemationale n°279186 sur leurs sites intenet " MSD France " et " MSD Santé Animale ", les sociétés MSD France, les Laboratoires Merck Dolnne-Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon,

· Dit que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie,

· Dit que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet portent atteinte à la dénomination sociale des sociétés demanderesses et au nom commercial des sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication familiale,

· Fait interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d'utiliser particulier dans les pages de leurs sites Internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr, les signes distinctifs des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée deux mois après la signification de la décision,

· Dit que le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes ordonnées,

· Condamné in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer à la société Merck KGaA la somme globale de 40 000 euros au titre de l'atteinte portée à ses marques française n° 1537463 et internationale n° 279186,

· Condamné in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer aux sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme globale de 20 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait de l'atteinte portée aux marques française n° 1537463 et intemationale n° 279186,

· Condamné in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme forfaitaire de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial,

· Constaté la déchéance pour non-usage de la marque française Merck n° 1 537 463 et de la partie française de l'enregistrement international Merck n° 279 186 pour les produits suivants : " médicaments et objets de pansements pour animaux ", " ouate et mousseline de pansements ", " produits pour la destruction des plantes ", " musc, castoréum, huile de foie de morue ", " galvanoplastie ", " huiles éthérisées et grasses " ou " huiles éthérées et grasse ",

" produits chimiques pour l'industrie du vemis et d'huiles pour l'industrie textile ", " préparation pour microscopie et pour buts bactériologiques ", " produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie ", " produits chimiques pour la fabrication de liqueur ",

· Dit que cette déchéance prendra effet au 20 janvier 2014,

· Ordonné la transcription de cette déchéance par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive, sur les registres de l'INPI

· Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication judiciaire de la décision,

· Condamné conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à verser la somme globale de 30 000 euros aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

· Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

· Condamné conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Amaud ..., avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Que le 30 août 2016, le conseiller de la mise en état a joint les procédures ;

Que dans leurs dernières conclusions n°4 du 24 avril 2017, les sociétés Merck KGaA demandent à la Cour de :

· Vu l'ordonnance de jonction du 30 août 2016,

· Vu les articles L. 713-2, L713-3, L. 714-5, L. 716-1 et L716-14 du Code de la propriété intellectuelle,

· Vu l'article 1240 du Code civil,

· Vu l'article 14 § 1 de la directive (UE) 2015/2436,

· Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation,

· Confirmer le jugement en ce qu'il a :

¨ Sur la contrefaçon, jugé qu'en utilisant, sur les pages internes des sites internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr, des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur la concurrence déloyale, jugé que les faits de contrefaçon de marque constatés constituent, à l'égard des distributeurs, des faits de concurrence déloyale et qu'ainsi en utilisant sur les pages internes des sites internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial, jugé qu'en utilisant, sur les pages internes des sites internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr, des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet portent atteinte à la dénomination sociale des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale et au nom commercial des sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur les mesures d'interdiction, fait interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d'utiliser en particulier dans les pages de leurs sites Internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr, les signes distinctifs des Sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale ;

· INFIRMER le jugement en ce qu' :

¨ Sur la contrefaçon

à il a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur les usages des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 sur les pages externes des sites Internet www.msd-france.com et www.msd-sante-animale.fr ;

à il a écarté le grief de contrefaçon au titre des usages des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet comme méta-tags, dans le suffixe des adresses e-mails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck ;

¨ Sur la concurrence déloyale

à il a écarté le grief de concurrence déloyale au titre des usages des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n°279186 par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet comme méta-tags, dans le suffixe des adresses e-mails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck ;

¨ Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial

à il a déclaré les sociétés Merck KGaA et Merck SA irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à leur nom commercial ;

à il n'a pas retenu l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait des usages des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 comme métatags, dans le suffixe des adresses e-mails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck ;

¨ Sur le préjudice

à il n'a pas fait droit à la totalité des demandes indemnitaires des sociétés Merck KGaA et Merck SA Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale les montants de dommages-intérêts au titre des atteintes subies ;

¨ Sur les mesures d'interdiction

à il a assorti la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet d'une astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par infraction constatée deux mois après la signification ;

à il n'a pas fait interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d'utiliser dans le code source du site Internet www.msdfrance.com, dans les adresses emails de leurs employés en France et dans le titre et dans la promotion des Manuels " Merck " dans leurs versions papier et électronique, les signes distinctifs des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale ;

¨ Sur les mesures de publication à Ecarté les demandes de publication de la décision sollicitées par les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale

· Par conséquent,

¨ Sur la contrefaçon

à dire et juger qu'en utilisant, sur les pages externes des sites Internet www.msdfrance.com et www.msd-sante-animale.fr, des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;

à dire et juger qu'en utilisant comme méta-tags, dans le suffixe des adresses emails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n°279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur les actes de concurrence déloyale

à dire et juger qu'en utilisant comme méta-tags, dans le suffixe des adresses emails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n°279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial

à dire et juger les sociétés Merck KGaA et Merck SA recevables à agir sur le fondement de l'atteinte à leur nom commercial ;

à dire et juger qu'en utilisant comme méta-tags, dans le suffixe des adresses emails de ses employés en France et au titre des Manuels Merck des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n°279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont porté atteinte aux dénomination sociale et nom commercial des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie au sens des dispositions légales précitées ;

¨ Sur le préjudice

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer à la société Merck KGaA la somme forfaitaire de deux millions d'euros (2 000 000 euros) au titre de l'atteinte portée à ses marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 ;

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer à la société Merck

KGaA la somme forfaitaire de deux millions d'euros (2 000 000 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à ses marques française n°

1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 ;

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme globale d'un million d'euros (1000 000 euros) au titre du préjudice économique subi du fait de l'atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 qui sont apposées sur les produits qu'elles distribuent ;

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme globale d'un million d'euros (1 000 000 euros) au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial ;

à Si la Cour n'allouait pas les sommes sollicitées au titre des deux derniers chefs de condamnation susvisés :

à nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner pour déterminer (i) le montant du préjudice subi par les sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait de l'atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 qui sont apposées sur les produits qu'elles distribuent, (ii) le montant du préjudice subi par les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait de l'atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial ;

à DIRE que pour la détermination de l'entier préjudice subi par les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait des actes de concurrence déloyale résultant (i) pour les Sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale de l'atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n°279186 qui sont apposées sur les produits qu'elles distribuent et (ii) pour les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale, de l'atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date du rapport de l'expert ;

à dire et juger que l'expert pourra être remplacé en cas d'empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête, et qu'il aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier le préjudice des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale ;

à enjoindre aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet d'avoir à communiquer, sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant le nombre de ventes réalisées du fait de l'usage jugé contrefaisant du signe " Merck " par les Sociétés MSD comme extension d'adresse électronique et sur Internet ainsi que résultant des agissements déloyaux et le chiffre d'affaires et les bénéfices qui en sont résulté ;

¨ Sur les mesures d'interdiction

à faire interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck

Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d'utiliser particulier (i) dans le code source du site Internet www.msd-france.com, (ii) sur les pages externes de leurs sites Internet www.msd-france.com, www.msd-sante-animale.fr (iii) dans les adresses emails de leurs employés français et (iv) dans le titre et dans la promotion des Manuels "Merck" dans leurs versions papier et électronique, les signes distinctifs des Sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale et ce, sous astreinte définitive de mille euros (1000 euros) par infraction constatée un mois après la signification de la décision à intervenir ;

à dire et juger que la Cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes qu'elle aura ordonnées ;

¨ Sur les mesures de publication

à ordonner la publication, aux frais conjoints et solidaires des sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de Merck KGaA, dans la limite de dix mille euros hors taxe (10000 euros H.T.) par insertion ;

à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil de tout site Internet exploité par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet en particulier sur les sites Internet www.msd-France.com et www.msd-santeanimale.fr en police de taille 12 ;

¨ Sur l'article 700 et les dépens

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à verser la somme globale de quatre cent mille euros (400 000 euros) aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

à condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud ..., avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Que dans leurs dernières conclusions n°4 du 18 avril 2017, les sociétés MSD France demandent à la Cour de :

· dire et juger que les demandes de Merck DE relatives aux sites www.Mercknewsroom.com et www.Merck.com, ainsi que les demandes relatives à la publication du " Manuel Merck " en version papier et en version électronique et l'utilisation de " Manuel Merck " sur les sites internet www.manuelMerck.fr et www.lavoisier.fr, ainsi que les demandes relatives aux profils Linkedin des salariés français de Merck US, sont irrecevables pour défaut de qualité des défenderesses.

· A titre principal :

¨ Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les sections 133, 157 et 242 du Code Civil allemand (BGB),

¨ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la loi applicable à l'Accord de Coexistence est la loi allemande,

¨ reformer le jugement dont appel pour ce qui suit,

¨ dire et juger qu'en application du droit allemand, les usages reprochés à Merck US sont autorisés par l'Accord de Coexistence ;

· A titre subsidiaire :

¨ Vu les articles L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ensemble l'article 5 de la Directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, l'article 1240 du Code civil, ensemble la jurisprudence, l'article 14 de la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 :

¨ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

à retenu que l'utilisation d'adresses email <@Merck.com> par les sociétés MSD France, Laboratoires MSD et Intervet ne constitue pas un acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;

à retenu que l'usage du signe " Merck " et des autres signes Merck " assimilés " comme méta tag dans le code source des Sites MSD France et MSD Santé Animale des sociétés MSD France, Laboratoires MSD et Intervet ne constitue pas un acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale;

à retenu que l'usage des titres Le Manuel ..., Le Manuel Vétérinaire ... et de tout autre titre comprenant le terme " Merck " et l'exploitation de ces ouvrages sur Internet par les sociétés MSD France, Laboratoires MSD et Intervet ne constituent pas des actes de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;

à retenu que Merck KGaA est irrecevable à agir au titre d'une atteinte à son nom commercial ;

à retenu que Merck S.A. est irrecevable à agir au titre d'une atteinte à son nom commercial ;

à refusé de désigner un expert afin de chiffrer le préjudice des sociétés Merck KGaA, Merck S.A., Merck Médication Familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono ;

¨ reformer le jugement dont appel pour ce qui suit :

à dire et juger que les usages incriminés du signe " Merck " sur les Sites MSD France et MSD Santé Animale des sociétés MSD France, Laboratoires MSD et Intervet ne portent pas atteinte aux fonctions des marques Merck et ne constituent pas un acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;

à dire et juger que Merck KGaA est irrecevable et mal fondée à agir sur le fondement d'une atteinte à sa dénomination sociale ;

à dire et juger que les sociétés distributrices Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale sont irrecevables et mal fondées à agir sur le fondement d'une atteinte à leur nom commercial ;

à dire et juger que les sociétés distributrices Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale sont mal fondées à agir sur le fondement d'une atteinte à leurs dénominations sociales ;

¨ En conséquence :

à rejeter l'ensemble des demandes de Merck DE ;

à condamner les sociétés Merck KGaA, Merck S.A., Merck Médication Familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono à verser in solidum à Merck US la somme de 400 000 euros, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;

à condamner in solidum les sociétés Merck KGaA, Merck S.A., Merck Médication Familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que l'ordonnance de clôture est du 25 avril 2017 ;

SUR CE

Considérant, au préalable, que la cour observe que, nonobstant des accords de coexistence toujours en vigueur, les sociétés Merck KGaA exercent leur action sur le fondement délictuel de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale selon la loi française ; que les sociétés MSD France, si elles demandent à titre principal de juger que les usages du terme Merck qui leur sont reprochés sont autorisés par ces accords de coexistence, n'en concluent pas moins ensuite à titre subsidiaire sur l'absence de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu'en définitive, les parties s'accordent, au moins implicitement, de première part, pour examiner le litige sous le prisme de la responsabilité délictuelle, sauf à invoquer les accords contractuels les unissant comme des faits justificatifs éventuels des délits civils qui sont invoqués ; de seconde part, pour dire que la loi applicable à ces accords est la loi allemande, ce point n'étant plus en litige ;

Considérant, ceci étant posé, que, comme le tribunal, la cour examinera successivement chacun des faits reprochés selon les principes ainsi définis ;

Qu'il sera encore précisé que si, dans les motifs de leurs conclusions les sociétés Merck KGaA évoquent comme agissement répréhensible l'exploitation du signe Merck sur le réseau social Linked-in, aucune demande n'est formulée à ce titre dans le dispositif des dites conclusions ; qu'aucune réponse n'y sera dès lors apportée ;

I - Sur la déchéance partielle des marques

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :

· Constaté la déchéance pour non-usage de la marque française Merck n° 1 537 463 et de la partie française de l'enregistrement international Merck n° 279 186 pour les produits suivants : "médicaments et objets de pansements pour animaux ", " ouate et mousseline de pansements ", " produits pour la destruction des plantes ", " musc, castoréum, huile de foie de morue ", "galvanoplastie ", " huiles ethérisées et grasses " ou " huiles éthérées et grasse ",

" produits chimiques pour l'industrie du vemis et d'huiles pour l'industrie textile ", " préparation pour microscopie et pour buts bactériologiques ", " produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie ", " produits chimiques pour la fabrication de liqueur ",

· Dit que cette déchéance prendra effet au 20 janvier 2014,

· Ordonné la transcription de cette déchéance par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive, sur les registres de l'INPI

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

II - Sur les faits d'exploitation du signe Merck pour une collection d'ouvrages médicaux, notamment sur internet

Considérant qu'il résulte des écritures et des pièces produites aux débats qu'alors que la société Merck & Co publie depuis 1899 un ouvrage de médecine faisant autorité sous le titre The Merck Manual, et que celui-ci est disponible en France depuis les années 1960, des ouvrages en langue française sont publiés et commercialisés depuis 1988 en France sous la désignation Manuels Merck : le Manuel Merck ... ... et de Thérapeutique, le Manuel ... des Symptômes, le Manuel ... de gériatrie et le Manuel vétérinaire Merck ; qu'un premier constat d'huissier établi le 2 janvier 2013 a permis d'établir qu'à cette date, le site www.msd.com publiait, à l'intérieur d'une rubrique " Professionnels de Santé ", une page intitulée Le Manuel Merck : l'ouvrage médical le plus consulté dans le monde, puis, par sélection d'un lien hypertexte intitulé Manuel ..., une page présentant les ouvrages le Manuel Merck ... ... et de Thérapeutique et le Manuel ... des Symptômes ; que selon la pièce 81 des appelantes, un site Univadis, qui aurait été détenu et exploité par les sociétés MSD France jusqu'au mois d'avril 2015, permettait le téléchargement de Manuels Merck, en l'espèce le Merck Manual Pro et le Manuel Merck ... ... et de Thérapeutique ; qu'un second constat d'huissier établi le 15 juin 2016 a permis d'établir qu'à cette date, il était possible de passer commande, à partir du site www.manuelmerck.fr, de la version papier d'un ouvrage intitulé Le manuel Merck pour la somme de 99 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté enfin qu'à l'heure actuelle ces manuels ont été renommés Manuels MSD ;

Considérant que pour débouter les sociétés Merck KGaA de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale de ce chef, le tribunal a considéré que l'emploi du terme Merck dans ces titres ne servait qu'à désigner l'ouvrage et à identifier et individualiser l'œuvre ; qu'il ne désignait pas un service ou un produit, lequel en l'espèce était un livre identifié par la dénomination de son éditeur, Les éditions d'Après ;

Que les sociétés MSD France demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte, ajoutant, de première part, que les accords de coexistence et le comportement ultérieur des sociétés KGaA autoriseraient l'utilisation, notamment en France, de Merck Manual comme titre d'ouvrage de langue anglaise, de seconde part, que les demandes devraient être limitées aux seuls usages qui leur sont imputables, à savoir :

· la référence sur le Site MSD France au titre du Manuel ... dans une rubrique dédiée aux professionnels de santé et le lien www. manuelmerck.fr,

· la référence sur le Site MSD France au titre du Manuel ... dans une rubrique dédiée aux professionnels de santé et lien vers le site www.univadis.fr, qui présente le Manuel ...,

· la présentation sur le site www.univadis.fr du Manuel ..., tant que ce site était détenu et exploité par Merck US, à savoir jusqu'à avril 2015 ;

Que les sociétés Merck KGaA en demandent l'infirmation, faisant valoir, de première part, que si le signe Manuel ... est utilisé pour désigner des œuvres de l'esprit, il l'est aussi pour désigner la collection complète d'ouvrages pédagogiques éditée par le groupe MSD sous ce nom ; que cet usage est source de confusion dès lors que le public français visé sera amené à penser qu'ils émanent du titulaire des marques Merck déposées pour des médicaments ou à tout le moins d'entreprises liées ;

Mais considérant, alors que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a estimé que Merck KGaA n'avait pas consenti à cet usage du terme Merck, que c'est encore très exactement qu'il a apprécié qu'en l'espèce celui-ci ne l'avait pas été pour désigner un service ou un produit, notamment un médicament, mais comme titre d'un livre pour désigner une œuvre, peu important à cet égard que plusieurs œuvres comprenant dans leur titre le terme Manuel ... aient été publiées, ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elles font l'objet d'une collection ; que le signe Merck n'ayant pas été utilisé dans sa fonction essentielle de garantir l'identité du produit ou du service qu'il désigne, le délit civil de contrefaçon n'est pas constitué et la société Merck KGaA sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

Considérant, concernant les actions en concurrence déloyale, qu'au préalable la cour observe que seules les sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale justifient d'une activité commerciale effective en France ; que nonobstant les pièces produites en appel, la société Merck KGaA et Merck Sa n'établissent pas des relations commerciales récentes avec une clientèle sur le territoire français ; que seules les quatre premières ont dès lors intérêt à agir de ces chefs ;

Considérant que le délit civil de contrefaçon de marque n'étant pas caractérisé, les sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale seront déboutées de leurs demandes en concurrence déloyale fondées sur l'usage contrefaisant de la marque Merck qu'elles exploitent ;

Considérant, par ailleurs, qu'alors que les termes manuels Merck ont été utilisés comme titres de livres pour désigner des œuvres, aucune confusion n'existe avec la dénomination sociale ou le nom commercial des sociétés appelantes ;

Que, sous ces précisions, le jugement sera confirmé de ce chef ;

III - Sur les faits d'usage du signe Merck comme meta-tag dans le code source du site internet MSD France

Considérant qu'il résulte d'un premier constat d'huissier réalisé le 2 janvier 2013 sur le site www.msd-france.com que son code source comporte le terme Merck comme meta-tag sous les formes Merck, Merck & Co, Merck en France, fusion Merck, produits Merck et Merck fo Mothers ;

Qu'il ressort d'un second constat d'huissier réalisé le 17 juillet 2013 que lorsque l'huissier introduit le terme Merck comme mot-clé dans le moteur de recherche Google, le Site Internet MSD-France apparaît dans la deuxième page de résultats sous l'annonce suivante :

MSD en France :Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la

www.msd-france.com

MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada

Merck & Co. lance le programme MSD for Mothers de lutte contre la mortalité

Que lorsque l'internaute introduit l'expression " Merck France " comme mot-clé dans le moteur

Google, le Site Internet MSD-France apparaît sur la première page sous l'annonce suivante :

MSD en France : Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la

www.msd-france.com

iChemo Diary : MSD France lance la première application iPhone au service des patients sous chimiothérapie. 20 septembre 2001. Merck & Co. lance le

Que pour les recherches sur le moteur Bing, quand le mot " Merck " est utilisé, le site www.msd-france.com apparaît en troisième page de résultats sous l'annonce suivante suivante :

Merck Sharp et Dihme-Chibret (MSD) www.msd-france.com

Fabrication de médicaments dans 12 grands domaines thérapeutiques. Propose également des informations, actualités de la santé et de l'industrie biomédicale.

Considérant que le tribunal a dit que l'utilisation du terme Merck comme meta-tag dans le code source du site www.msd-france.com n'était pas contesté ; qu'il a estimé que cet usage, permettant de diriger l'internaute en quête du terme Merck sur un moteur de recherche vers une liste de résultats comprenant un lien vers le site www.msd-france.com, sur lequel sont présentés les produits pharmaceutiques de la société MSD France, était bien dans la vie des affaires ; qu'il a encore observé que ces produits pharmaceutiques étaient les mêmes que ceux proposés par les sociétés Merck KGaA ; que pour juger néanmoins n'y avoir lieu à contrefaçon, il a estimé que les annonces vers lesquelles était dirigé l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif lui permettait de comprendre que les produits et services visés ne provenaient pas du titulaire de la marque Merck ;

Que les sociétés Merck KGaA demandent l'infirmation du jugement pour des motifs qui seront examinés ci-après ; qu'elles demandes aussi qu'il soit prononcé du chef de ses demandes pour concurrence déloyale ;

Que les sociétés MSD France en demandent la confirmation ; qu'elles font valoir, de première part, que, conformément à ce que prévoit l'accord de coexistence, la formule " MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada " comporte bien une référence de Merck associée au territoire américain ; de seconde part, que la présentation des annonces, dans leur ensemble, et tous les autres éléments et circonstances pertinents conduisent à conclure à l'absence d'atteinte à la fonction d'indication d'origine et/ou de risque de confusion dès lors, en premier lieu, que les titres des résultats font référence à la société MSD ; en deuxième lieu, que le lien affiché, www.msd-france.com, renseigne l'internaute sur le fait qu'il se trouve sur le site de la société MSD ; en troisième lieu, que la recherche du mot Merck ne fait apparaître le site MSD qu'en deuxième page, sixième position sur Google et en troisième page sur Bing ; que la phrase MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada " Merck & Co. lance le programme MSD for Mothers de lutte contre la mortalité " est de nature à indiquer que ce n'est que la branche située aux USA et au Canada qui porte le nom Merck et à confirmer que MSD n'utilise pas ce nom en France ; en quatrième lieu, que lorsque l'internaute clique sur le lien www.msd-france.com, il est redirigé sur la page d'accueil du site MSD France, laquelle comprend de nombreuses références expresses à la société MSD France et à sa société mère, la société Merck & Co, excluant tout risque d'association avec Merck DE ;

Considérant, ceci étant exposé, que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe identique à sa marque si quatre conditions sont réunies :

· un usage dans la vie des affaires,

· un usage sans le consentement du titulaire de la marque,

· un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,

· un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou l'une de ses autres fonctions de publicité, communication ou garantie ;

Considérant, en l'espèce, de première part, que la société Merck KGaA est titulaire des marques françaises et internationale sous le signe Merck pour désigner des produits, notamment des médicaments et des produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques ;

De deuxième part, que les sociétés MSD France ont fait usage de ce signe Merck, à l'identique (et aussi sous forme associée) comme meta-tag dans le code source du site www.msd-france.com ;

De troisième part, que cet usage a eu pour effet de diriger l'internaute à la recherche du terme Merck sur les moteurs Google ou Bing vers une liste de résultats comprenant un lien vers le site www.msd-france.com ; que ce site ayant pour objet de présenter les sociétés MSD France et leurs activités économiques, il s'agit d'un usage dans la vie des affaires, peu important que ce signe ne soit pas visible par l'internaute ;

De quatrième part, que les produits proposés par les sociétés MSD France étant notamment des médicaments, il s'agit aussi d'un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

De cinquième part, que, contrairement à ce qu'indiquent les sociétés intimées, le titulaire de la marque, dans les accords de coexistence, n'a pas donné son consentement à l'usage du terme Merck comme Meta-tag ; que si les articles 4 et 5 de ces accords autorisent l'emploi par la partie américaine des termes " Merck Sharp & Dohme " et de Merck & Co.,en association avec des mots tels que " Rahway, N.J., U.S.A. " qui l'associent géographiquement avec les États-Unis ou " Merck & Co. Limited " en association avec des mots tels que " Montréal Canada " qui l'identifient avec le Canada, il suffit d'observer qu'au cas d'espèce, le terme Merck est utilisé seul comme Meta-tag, peu important, à cet égard, la forme sous laquelle il apparaît, ou non, dans le corps de l'annonce ;

De sixième part, qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire, d'un tiers ; que lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque ; que, de même, lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique reste à ce point vague sur l'origine des produits et des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien au contraire s'il est économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque ;

Qu'en l'espèce, la cour observe que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif est à la recherche du terme Merck, significatif pour lui d'une entreprise commercialisant des médicaments sous ce nom ; que l'usage du moteur de recherche Google le conduit à trouver en deuxième page de résultats l'annonce suivante :

MSD en France :Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la

www.msd-france.com

MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada' Merck & Co. lance le programme MSD for Mothers de lutte contre la mortalité

Que l'usage du moteur de recherche Bing l'amène à trouver en troisième page de résultats l'annonce suivante :

Merck Sharp et Dihme-Chibret (MSD) www.msd-france.com

Fabrication de médicaments dans 12 grands domaines thérapeutiques. Propose également des informations, actualités de la santé et de l'industrie biomédicale ;

Que dans les deux cas, il trouve dans ces annonces un résultat avec l'objet de sa recherche, à savoir dans la première un laboratoire pharmaceutique, et dans la seconde, une entité ayant pour objet notamment la fabrication de médicaments ; que dans les deux cas, ce laboratoire se nomme MSD et le lien contient le nom de cette société ; que cependant, l'internaute trouve aussi des références expresses au terme Merck qu'il recherche, à savoir dans la première annonce que ce laboratoire est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada, et dans la seconde que son nom développé Merck Sharp et Dihme-Chibret commence par le terme recherché ; que cet internaute normalement informé, qui ignore donc et ne peut se douter qu'il existe dans le monde deux laboratoires pharmaceutiques indépendants tous deux dénommés Merck, et que celui qu'il recherche est allemand alors que le second est américain, sera donc nécessairement amené à penser qu'il existe au moins un lien entre l'entreprise commercialisant des médicaments sous le nom de Merck qu'il recherche et la société MSD qu'il a trouvée parmi les résultats de ses recherches ;

Qu'il sera ajouté que la cour ne peut que s'interroger sur le but recherché par les sociétés MSD France lorsque, bien que sachant qu'elles ne peuvent exercer leur activité sous le nom de Merck sur le territoire français, elles insèrent dans le code source de leur site internet ce signe dont l'usage leur est interdit ;

Qu'ainsi, et nonobstant les arguments des sociétés MSD France se rapportant notamment à la position de l'annonce dans les résultats et au contenu de la page d'accueil du site MSD, qui ne sont pas déterminants, la cour infirmera le jugement de ce chef et dira que le délit civil de contrefaçon est ici suffisamment caractérisé ;

Considérant, par voie de conséquence, que les faits de concurrence déloyale fondés sur l'usage contrefaisant de la marque Merck au préjudice des sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale, lesquelles exploitent ce signe, sont eux aussi établis ;

Considérant, enfin, alors que, du fait de l'insertion de ces metatags, l'internaute à la recherche d'une société portant le terme Merck dans sa dénomination sociale ou dans son nom commercial sera dirigé vers le site www.msd-france.com, et sera donc nécessairement amené à penser qu'il existe au moins un lien entre l'entreprise commercialisant des médicaments sous le nom de Merck qu'il recherche et la société MSD qu'il a trouvée parmi les résultats de ses recherches, qu'à ce titre les faits de concurrence déloyale sont aussi suffisamment caractérisés ;

Considérant cependant, alors qu'il ressort de la procédure que le site www.msdfrance.fr est exploité par la seule Sas MSD France, que seule cette dernière société sera condamnée de ce chef ;

IV - Sur les autres usages du signe Merck sur les sites internet www.msdfrance.fr et www.msd-santé-animale.fr

Considérant, au préalable, que la cour déplore, quand bien même la prévention ressort du délit civil et non pénal de contrefaçon, que la description des usages ainsi dénoncés soit éparpillée dans des conclusions respectivement de 155 pages des appelantes et de 171 pages des intimées ;

Qu'après un recollage minutieux, il est possible de les identifier de la manière suivante :

- sur le site www.msdfrance.fr, exploité par la société MSD France, de première part, sur la page d'accueil, la présentation d'un programme MSD for Mothers, signé par Ken Frazier, président et CEO de Merck, selon lequel Merck & Co lance le programme MSD for mothers de lutte contre la mortalité maternelle ; de seconde part, sur toutes les pages du site, d'un lien intitulé Actualité Merck & Co, depuis intitulé Actualité du groupe, conduisant au site américain Merck & Co en langue anglaise, comprenant de nombreuses références à ce signe ;

- sur le site www.msd-santé-animale.fr, exploité par la société Intervet, dans deux versions se succédant dans le temps, la présence associée des signes Merck & Co. Inc" et outre des informations contenant les termes Merck et/ou Merck & Co sur les relations entre la division française MSD Santé Animale et la société mère MSD Animal Health et des liens vers le site de cette société américaine en langue anglaise,

Considérant que le tribunal a estimé, de première part, que les usages du signe MERCK, non associés à une indication géographique, n'étaient pas autorisés par l'article 5 des accords de coexistence, de seconde part, qu'ils étaient constitutifs de contrefaçon comme pouvant induire en erreur l'internaute en l'amenant à penser que les produits siglés Merck et ceux proposés par MSD

provenaient de la même origine ;

Que les sociétés Merck KGaA demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte et les sociétés MSD France son infirmation pour les motifs ci-après examinés ;

Considérant, ceci étant exposé, concernant l'usage du signe Merck sur le site www.msdfrance.fr, qu'il convient de considérer, de première part, que les accords de coexistence donnent le droit exclusif de Merck & Co. d'utiliser la marque Merck aux États-Unis et au Canada ; qu'il en découle que cette société est contractuellement en droit d'utiliser un site en langue anglaise à destination des internautes américains et canadiens comportant l'emploi du signe Merck ; de seconde part, que les sociétés MSD France, filiales de la société Merck & Co, et parties intégrantes du groupe qu'elles constituent ensemble, sont, de ce fait, légitimes à informer les internautes français, par le site qu'elles exploitent, de la politique menée par ce groupe et de ses actualités ; que c'est dès lors tout à fait normalement, en premier lieu, que le président du groupe Ken Frazier, a pu décrire le programme MSD for mothers de lutte contre la mortalité maternelle, la circonstance qu'il se présente à ce titre comme étant le CEO (Chief Executive Officer) de Merck n'en étant que la désignation nécessaire ; en second lieu, que le site français comporte un lien vers le site de la société mère en langue anglaise, permettant de connaître les actualités du groupe, son intitulé Actualité Merck & Co en étant la désignation exacte ; que dès lors, l'usage du signe Merck n'a pas porté atteinte pour ce premier site aux fonctions de la marque ;

Que pour les mêmes raisons, le délit de contrefaçon n'est pas constitué concernant les informations du site www.msd-santé-animale.fr contenant les termes Merck et/ou Merck & Co sur les relations entre la division française MSD Santé Animale et la société mère MSD Animal Health et des liens vers le site de cette société américaine en langue anglaise ;

Qu'en revanche, l'usage sur une page du site www.msd-santé-animale.fr, des signes " Merck & Co. Inc " et " Merck Be well " avec le logo du groupe américain est contraire aux dispositions des articles 4 et 5 des accords de coexistence alors, de première part, que ce site promeut en France les produits et services de la société Intervet, d'autre part, que ces signes ne sont pas associés à des mots tels que " Rahway, N.J., U.S.A. " qui l'associent géographiquement avec les États-Unis ou tels que " Montréal Canada " qui l'identifient avec le Canada, tous les mots devant avoir la même importance, de seconde part, que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'une quelconque tolérance des sociétés KGaA au sens du droit des obligations allemand alors qu'il n'est pas contesté que ce site n'a été créé qu'au mois de juin 2011 soit peu de temps avant les assignations du 1er août 2013 ; que par ailleurs, le tribunal a exactement noté, de première part, que ce site présente l'activité de cette société Intervet dans le domaine des produits liés à la santé des animaux, de sorte qu'il s'agit bien d'une utilisation dans la vie des affaires ; de deuxième part, que la capture d'écran 167 portant sur une page dont le titre est " nos médicaments- aquaculture ", de sorte que le lien avec les produits est constitué ; de troisième part, que de tels usages peuvent induire l'internaute en erreur en l'amenant à penser que les produits siglés Merck et ceux proposés par Intervet proviennent de la même origine, la présence d'un logo MSD Santé Animale sur les pages considérées n'étant pas de nature à écarter l'existence d'un risque de confusion ; que le délit de contrefaçon est dès lors constitué, mais pour ce seul dernier fait ;

Que par voie de conséquence, les faits de concurrence déloyale fondés sur l'usage contrefaisant de la marque Merck au préjudice des sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale, lesquelles exploitent ce signe, sont eux aussi établis, pour ce seul dernier fait ;

Considérant, enfin, alors que l'insertion sur une page du site www.msd-santé-animale.fr, exploitée par la société Intervet, des signes " Merck & Co. Inc " et " Merck Be well ", l'internaute sera donc nécessairement amené à penser qu'il existe au moins un lien entre la société Intervet et la société Merck, que de ce chef des faits de concurrence déloyale par atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de ces sociétés sont aussi suffisamment caractérisés ;

Considérant cependant, alors qu'il ressort de la procédure que le site www.msd-santé-animale.fr est exploité par la seule Sas Intervet, que seule cette dernière société sera condamnée de ce chef ;

V - Sur l'utilisation du signe Merck dans les adresses électroniques @merck.com

Considérant qu'il n'est pas discuté que postérieurement à l'année 1992, date à laquelle la société Merck & Co a acquis le nom de domaine www.merck.com et a exploité depuis le site internet à ce nom en langue anglaise, les employés de cette société et de ses filiales, notamment françaises, ont, à la fin des années 1990 / début des années 2000, fait usage d'adresses électroniques sous la forme pré[email protected], à l'exception de l'Allemagne où il leur a été attribué une adresse du type pré[email protected] ; qu'il est encore constant que ces employés français font aussi figurer ces adresses mail sur leurs cartes de visite ; qu'il est enfin acquis qu'on les retrouve sur les sites www.msdfrance.fr et www.msd-santé-animale.fr, permettant ainsi aux internautes de contacter soit des personnes physiques sous la forme précitée, soit des services par des adresses structurelles telles que [email protected] ;

Que le premier juge, pour dire n'y avoir lieu à contrefaçon de marque de ce chef, après avoir observé l'ancienneté de cette utilisation d'adresses mails @merck.com, a estimé que celle-ci, qui permettait d'identifier des personnes physiques comme faisant partie de ce groupe de sociétés, mais pas de désigner des produits proposés par celui-ci, ne constituait pas un usage pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquelles la marque est déposée ;

Que les sociétés Merck KGaA en demandent l'infirmation, priant en outre la cour de statuer sur les atteintes à leurs dénominations sociales et noms commerciaux ;

Que les sociétés MSD France en demandent la confirmation pour les motifs qu'il contient, mais aussi et d'abord en l'absence de bonne foi des sociétés Merck KggA sur le fondement de l'article 242 du code civil allemand ;

Sur la forclusion tirée du principe de bonne foi du droit allemand

Considérant que l'article 242 du code civil allemand institue un principe fondamental de bonne foi dans les relations contractuelles, applicable aux accords de coexistence conclus entre les sociétés Merck Kgga et Merck & co ; que selon l'ouvrage sur le droit allemand des actes juridiques du professeur Frédérique ..., cette règle a pour effet d'interdire l'abus de droit, réalisé si celui qui exerce le droit le fait en contradiction de son comportement antérieur ; que selon un commentaire de cet article par l'auteur Otto ..., pour que la forclusion soit encourue, il faut, en premier lieu, qu'un laps de temps long se soit écoulé depuis la possibilité de faire valoir son droit ; en deuxième lieu, que, pendant cette période, l'ayant droit n'ait rien entrepris pour faire valoir son droit ; en troisième lieu, que l'obligé ait, compte tenu de ce comportement, supputé que l'ayant droit n'allait plus se prévaloir de son droit, et ait, en vertu de l'état de confiance créé, organisé ses actions d'une manière qui impliquerait un préjudice inacceptable à son égard si l'exercice tardif du droit venait à être revendiqué ;

Considérant cependant, en l'espèce, que s'il résulte des attestations produites par les salariés des sociétés MSD France que ceux-ci sont titulaires d'adresses mel de la forme pré[email protected] depuis la fin des années 1990 / début des années 2000, soit depuis environ 13 ans à la date des assignations du 1er août 2013, il résulte aussi de courriers échangés les 23 décembre 2004 et 11 février 2005 entre les directions des sociétés Merck KGaA et Merck & Co concernant l'utilisation mondiale du nom Merck sur internet, qu'à cette dernière date le représentant de la société allemande écrivait à son homologue américain qu'aucune filiale de Merck & Co située en dehors des États Unis et du Canada ne doit utiliser le nom de " Merck " dans son adresse e-mail (adresses utilisant " Merck.com " incluses)... En conséquence, nous demandons aimablement à Merck & Co d'informer ses filiales domiciliées en dehors des États Unis et du Canada de cesser à l'avenir... tout usage d'adresse e-mail contenant un nom de domaine " merck.com " ; que compte tenu du sens particulièrement explicite et impératif de ce courrier, il ne peut être sérieusement prétendu que Merck KGaA n'ait rien entrepris pour faire valoir son droit ni que Merck & Co ait pu légitimement supputer que l'ayant droit n'allait plus se prévaloir de son droit ;

Que le moyen de forclusion tiré du droit allemand sera rejeté ; Sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale

Considérant que c'est très exactement que le tribunal a considéré que l'utilisation d'adresses personnelles ou structurelles de la forme @merck.com permettait d'identifier des personnes, ou des services, faisant partie des sociétés du groupe Merck & co mais pas de désigner des produits ou services proposés par celui-ci, lui permettant ainsi d'écarter le grief de contrefaçon de marque au préjudice de la société Merck KGaA, et de concurrence déloyale par voie de conséquence à l'égard de ses filiales ;

Que, cependant, il reste que cet usage, qui désigne ici une appartenance à un groupe de sociétés dont la dénomination sociale et/ou le nom commercial inclut ce signe Merck, réservé par les accords de coexistence sur le territoire français aux seules sociétés Merck KGaA, caractérise au préjudice de ces sociétés des faits de concurrence déloyale en raison de la confusion qu'il peut engendrer quant à l'appartenance de ces employés et services des sociétés MSD France aux sociétés du groupe Merck KGaA ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Que les filiales du groupe ayant toutes trois utilisé les adresses @merck.com seront condamnées in solidum de ce chef ;

VI - Sur les mesures réparatrices

Considérant, concernant les dommages et intérêts, de première part, que la cour ne peut que constater la difficulté qui existe à tracer la frontière des usages sur le territoire français du terme Merck à titre de marque, dénomination sociale ou nom commercial par les sociétés éponymes allemande et américaine ; qu'ainsi la première succombe pour une large partie dans ses demandes en appel ; de deuxième part, pour les demandes auxquelles il est fait droit, que les sociétés du groupe allemand reconnaissent elles-mêmes dans leurs conclusions la difficulté d'apposer un chiffre précis sur leur préjudice ; de troisième part, que, nonobstant l'importance non contestée des deux groupes de sociétés et des enjeux en cause, de la valeur des marques en cause, du montant des dépenses " marketing et selling " engagées chaque année, il ne peut qu'être observé que Merck & Co, quatrième plus grande société pharmaceutique au monde en 2015, ne peut retirer d'avantage substantiel à se situer dans le sillage Merck KGaA, elle-même quinzième plus grande société pharmaceutique au monde la même année ; de quatrième part, qu'il reste cependant qu'une partie de la clientèle des sociétés allemandes a pu être induite en erreur, du fait des risques de confusion ci-dessus caractérisés, même si peu de pièces tangibles sont produites ;

Que compte tenu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la cour condamnera :

1 - au titre de l'usage du signe Merck comme Meta Tag, la Sas MSD France à payer :

· du chef de la contrefaçon de marque, la somme de 20 000 euros à la société Merck KGaA,

· du chef de concurrence déloyale fondée sur l'usage contrefaisant de la marque Merck, la somme totale de10 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ;

· du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 10 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ;

2 - au titre des autres usages du signe Merck sur le site internet www.msd-santé-animale.fr, et tenant compte du caractère limité des faits retenus, la Sas Intervet à payer :

· du chef de la contrefaçon de marque, la somme de 5 000 euros à la société Merck KGaA,

· du chef de concurrence déloyale fondée sur l'usage contrefaisant de la marque Merck, la somme totale de 2 500 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ;

· du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 2 500 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ;

3 - au titre de l'utilisation du signe Merck dans les adresses électroniques @merck.com, la Sas MSD France, la Sas Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret, et la Sas Intervet, in solidum, à payer du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 20 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ;

Considérant que la cour fera partiellement droit aux mesures d'interdiction ainsi qu'il est dit au dispositif ;

Que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication judiciaire ;

VII - Sur les frais et dépens

Considérant que les sociétés MSD France, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux sociétés Merck KGaA la somme globale de 45 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a : constaté la déchéance pour non-usage de la marque française Merck n° 1 537 463 et de la partie française de l'enregistrement international Merck n° 279 186 pour les produits suivants : " médicaments et objets de pansements pour animaux ", " ouate et mousseline de pansements ", " produits pour la destruction des plantes ", " musc, castoréum, huile de foie de morue ", " galvanoplastie ", " huiles ethérisées et grasses " ou " huiles éthérées et grasse ", " produits chimiques pour l'industrie du vemis et d'huiles pour l'industrie textile ", " préparation pour microscopie et pour buts bactériologiques ", " produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie ", " produits chimiques pour la fabrication de liqueur ", dit que cette déchéance prendra effet au 20 janvier 2014, ordonné la transcription de cette déchéance par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive, sur les registres de l'INPI ; L'infirme et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne : 1 - au titre de l'usage du signe Merck comme Meta Tag, la Sas MSD France à payer : du chef de la contrefaçon de marque, la somme de 20 000 euros à la société Merck KGaA, du chef de concurrence déloyale fondée sur l'usage contrefaisant de la marque Merck, la somme totale de10 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale, du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 10 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ; 2 - au titre des autres usages du signe Merck sur le site internet www.msd-santé-animale.fr, la Sas Intervet à payer : du chef de la contrefaçon de marque, la somme de 5 000 euros à la société Merck KGaA, du chef de concurrence déloyale fondée sur l'usage contrefaisant de la marque Merck, la somme totale de 2 500 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale, du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 2 500 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ; 3 - au titre de l'utilisation du signe Merck dans les adresses électroniques @merck.com, la Sas MSD France, la Sas Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret, et la Sas Intervet, in solidum, à payer du chef de concurrence déloyale fondée sur l'atteinte à la dénomination sociale et/ou au nom commercial Merck, la somme totale de 20 000 euros aux sociétés Merck Chimie S.A.S., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale ; fait interdiction à la société MSD France de reproduire et d'utiliser le terme merck dans le code source du site Internet www.msd-france.com, et ce, sous astreinte provisoire de mille euros (1000 euros) par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt ; fait interdiction à la société Intervet de reproduire et d'utiliser le signe sur les pages du site Internet www.msd-sante-animale.fr et ce, sous astreinte provisoire de mille euros (1000 euros) par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt ; fait interdiction à la Sas MSD France, la Sas Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret et la Sas Intervet de reproduire et d'utiliser le signe @merck.com dans les adresses emails de leurs employés français et ce, sous astreinte provisoire de mille euros (1000 euros) par infraction constatée un an après la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ; Condamne la Sas MSD France, la Sas Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret, et la Sas Intervet, in solidum, à payer aux sociétés Merck KGaA, Merck Chimie S.A.S., Merck S.A., Merck Santé S.A.S., Merck Serono S.A.S. et Merck Médication Familiale la somme de 45 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Sas MSD France, la Sas Laboratoires MSD / Merck Sharp & Dhome Chibret, et la Sas Intervet, in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Arnaud ..., avocat ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.