CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 27 juin 2017, n° 16-01514

La cour rappelle que la société Compagnie Financière de Californie (ci-après CFC), qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour femmes et hommes, est titulaire, pour les avoir acquises de leur déposant, la société Topagna, de deux marques figuratives comportant un logo représentant, en ombre chinoise, la tête d'un aigle de profil dans un cercle :

- la marque figurative française n° 99 791 559 déposée et enregistrée le 11 mai 1999 et renouvelée en 2009, pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, dont des sacs, des vêtements et des chaussures,

- la marque figurative communautaire n° 001 380 104 déposée le 11 novembre 1999, enregistrée le 25 janvier 2001 et renouvelée en 2010, pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, dont des sacs, des vêtements et des chaussures ;

Qu'ayant constaté que le 26 mars 2012 la société International Sport Fashion (ci-après ISF) avait déposé à l'INPI une marque semi figurative française n° 3907833 " Eagle Square " pour désigner des produits des classes 18, 24 et 25, et après une mise en demeure adressée le 24 juillet 2013, elle l'a, selon acte d'huissier en date 16 décembre 2013, faite citer en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Que par conclusions du 15 avril 2015, outre le débouté, la société ISF a notamment sollicité reconventionnellement la déchéance pour absence d'usage sérieux des marques française n°99791559 et communautaire n°1380104 pour la classe 18 et les vêtements visés en classe 25 ;

Que la société CFC a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- Déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société International Sport Fashion ; - Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société International Sport Fashion ; - Déclaré irrecevable le moyen tiré de la déchéance pour les produits de la classe 18 autre que les sacs ; - Prononcé la déchéance de la marque figurative française n° 99 791 559 déposée et enregistrée le 11 mai 1999 et de la marque figurative communautaire n° 001 380 104 déposée le 11 novembre 1999 et enregistrée le 25 janvier 2001 pour les produits de la classe 18 suivants : " sacs d'alpinistes, sacs de campeurs ", " sacs de plage ", " sacs à provisions ", "

sacs à main ", " sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacs de voyage " avec effet à compter du 15 avril 2015. - Rejeté le moyen tiré de la déchéance invoqué par la société International Sport Fashion pour le surplus ; - Dit que la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription sur le registre national des marques ainsi qu'à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux fins d'inscription sur le registre des marques communautaires ; - Débouté la société Compagnie Financière de Californie de l'ensemble demandes en ce compris celles formée au titre de la concurrence déloyale - Condamné la société Compagnie Financière de Californie à payer à la société International Sport Fashion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Que dans ses dernières conclusions du 6 février 2017, la société CFC demande à la Cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 4 décembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclarée irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société International Sport Fashion, rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société International Sport Fashion et déclaré irrecevable le moyen tiré de la déchéance des marques figuratives française n°99 791 559 et communautaire n°001 380 104 pour certains produits de la classe 18 et les produits de la classe 25 ; - Statuant A Nouveau :

Déclarer la société Compagnie Financière de Californie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société International Sport Fashion ; Dire et juger la société International Sport Fashion irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter intégralement ;

- Et, en conséquence,

Dire et juger que la marque française semi-figurative n° 3 907 833 déposée le 23 mars 2012 par la société International Sport Fashion constitue la contrefaçon par imitation des marques figuratives française n° 99 791 559 et communautaire n° 001 380 104 de la société Compagnie Financière de Californie ; Dire et juger que la société International Sport Fashion, en commercialisant des vêtements et sacs reproduisant une imitation des marques figuratives française n° 99 791 559 et communautaire n° 001 380 104 de la société Compagnie Financière de Californie s'est rendue coupable de contrefaçon ; Dire et juger que la société International Sport Fashion a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Compagnie Financière de Californie ;

- En conséquence,

Ordonner la radiation de la marque semi-figurative française n° 3 907 833 auprès de l'INPI pour les produits désignés en classes 18 et 25 ; Interdire à la société International Sport Fashion toute utilisation du signe litigieux ou de toute autre déclinaison de ce signe à quelque titre que ce soit, notamment, sous quelque forme que ce soit, comme enseigne, nom commercial, dénomination sociale et/ou marque et sur quelque support que ce soit, notamment sur des vêtements, sacs, chaussures, cartes de visites ou publicités, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par infraction constatée, c'est-à-dire par support contrefaisant ; la Cour restera saisie de la liquidation de l'astreinte ; Ordonner à la société International Sport Fashion de procéder, à ses frais, au rappel des circuits commerciaux des produits revêtus du signe litigieux, dans un délai de 8 (huit) jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par infraction constatée, c'est-à-dire par support contrefaisant ; la Cour restera saisie de la liquidation de l'astreinte ; Ordonner à la société International Sport Fashion de détruire, à ses frais, sous contrôle d'Huissier, les 7 505 produits revêtus du signe litigieux encore en stock, ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un rappel des circuits commerciaux, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, au-delà de ce délai et par produits non détruits ; la Cour restera saisie de la liquidation de l'astreinte ; Condamner la société International Sport Fashion à verser à la société Compagnie Financière de Californie la somme de 200 000 (deux cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques ; Condamner la société International Sport Fashion à verser à la société Compagnie Financière de Californie la somme de 40 000 (quarante-mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;

- En tout état de cause,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 (trois) journaux périodiques ou magazines au choix de la société Compagnie Financière de Californie, mais aux frais avancés de la société International Sport Fashion, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 24 000 (vingt-quatre mille) euros hors taxes ; Condamner la société International Sport Fashion à verser à la société Compagnie Financière de Californie la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais du procès-verbal de constat du 1er juillet 2013 de Maître Albou et des procès-verbaux de l'APP des 4 octobre 2013 et 14 février 2014 ; Condamner la société International Sport Fashion aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que dans ses dernières conclusions du 2 février 2017, la société ISF demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du 4 decembre 2015 en ce qu'il a :

Débouté la société Compagnie Financière de Californie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Prononcé la déchéance de la marque figurative française n° 99 791 559 et de la marque figurative communautaire n° 001 380 104 pour les produits de la classe 18 suivants : sacs d'alpiniste, sacs de campeur, sacs de plage, sacs a provision, sacs à main, sacs à roulette, sacs d'écolier, sacs de voyage, Constaté que la société ISF n'a pas commis d'actes de contrefaçon de marques,

Débouté la societe Compagnie Financière de Californie de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,

- Infirmer le jugement du 4 décembre 2015 rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ISF relative à l'absence de titularité de la société Compagnie Financière de Californie sur ses marques et déclaré irrecevable le moyen de la société ISF tiré de la déchéance pour les produits de la classe 18 autres que les sacs, statuant à nouveau,

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Compagnie Financière de Californie en raison du défaut de titularité des droits sur les marques revendiquées, Prononcer la déchéance de la marque figurative française n° 99 791 559 et de la marque figurative communautaire n° 001 380 104 pour les sac à dos en classe 18 et les vêtements et chaussures visés en classe 25 de ces marques,

- Au surplus,

Faire sommation a la société Compagnie Financière de Californie de communiquer en intégralité le contrat de commercialisation conclu avec la société TF1 Entreprises, et le contrat de licence conclu avec la société Asian European Footwear, Faire sommation a la société Compagnie Financière de Californie de communiquer ses relevés de redevances perçus sur les 5 dernières années, Constater l'absence de préjudice prétendument subi par la société Compagnie Financière de Californie, Condamner la société Compagnie Financière de Californie à verser à la société ISF la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les sociétés Compagnie Financière de Californie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Michèle Mergui, Avocat au barreau de Paris ;

Que l'ordonnance de clôture est du 7 mars 2017 ;

I - Sur l'exception de nullité soulevée par la société International Sport Fashion

Considérant que, dans ses conclusions, la société International Sport Fashion ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité qu'elle a soulevée en première instance ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la contestation de la titularité des droits de la société CFC sur les marques

Considérant que pour rejeter ce moyen, le tribunal estimé que la société CFC, qui par un acte de fusion absorption du 19 septembre 2003, avait absorbé la société Topanga et était ainsi devenue selon la clause V de cet acte propriétaire de l'universalité du patrimoine de la société Topanga à compter de ce jour, date de la réalisation définitive de la fusion, venait ainsi aux droits de la société absorbée, en particulier sur les marques, peu important le fait que cette cession n'ait été publiée que le 27 avril 2004 à l'Institut national de la propriété industrielle pour la marque française et le 4 juin 2007 à l'OHMI pour la marque communautaire, cette publicité n'étant destinée qu'à rendre opposable la cession aux tiers à compter de sa date ;

Que la société International Sport Fashion reprend le même moyen en cause d'appel

cependant que la société Compagnie Financière de Californie en demande le rejet ;

Considérant, ceci exposé, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a rejeté ce moyen ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

III - Sur la déchéance des marques

Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré de la déchéance des marques invoquées pour défaut d'usage sérieux dans les 5 ans ayant précédé la demande en déchéance formée par conclusions du 15 avril 2015, que le tribunal a prononcé la déchéance de la marque figurative française n° 99 791 559 déposée et enregistrée le 11 mai 1999 et de la marque figurative communautaire n° 001 380 104 déposée le 11 novembre 1999 et enregistrée le 25 janvier 2001 pour les produits de la classe 18 suivants : " sacs d'alpinistes, sacs de campeurs ", " sacs de plage ", " sacs à provisions ", " sacs à main ", " sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacs de voyage " avec effet à compter du 15 avril 2015 ; qu'il a rejeté le moyen tiré de la déchéance invoqué par la société International Sport Fashion pour le surplus ;

Que pour statuer ainsi, il a considéré, de première part, pour les vêtements et les chaussures en classe 25, que la société CFC rapportait suffisamment la preuve d'une exploitation sérieuse des marques par la production, en premier lieu, de catalogues pour les collections de l'année 2012, en deuxième lieu, d'extraits de sites internet en date de novembre 2013 dont il ressortait également une exploitation de la marque sur des pantalons jogging " Diego " et des T-shirt " Monica ", en troisième lieu, d'une attestation du directeur général adjoint de la société TF1 Entreprises qui attestait avoir reçu de la société Asian European Footwear le relevé des ventes de chaussures et textiles portant la marque dont est titulaire la société Compagnie Financière de Californie et ce en vertu d'une licence d'exploitation en date du 13 septembre 2010 et du 15 décembre 2010, et dont il résultait que plusieurs des références correspondaient aux produits visés dans les catalogues précités, permettant ainsi de justifier d'une exploitation de la marque via son licencié, en quatrième lieu, d'un article de presse du 30 juin 2010 paru sur le site professionnel " news fashion Daily.com " aux termes duquel il était fait état de l'accord signé par la société Compagnie Financière de Californie avec TF1Entreprises dans le but de relancer des lignes de produits dans la bagagerie et le prêt-à-porter, en cinquième lieu, de la publicité faite pour la société Compagnie Financière de Californie mentionnant que la Compagnie de Californie is back et comportant le logo de la marque et les logos des différents licenciés, dont celui de TF1 Licences ;

De seconde part, s'agissant de l'exploitation pour les produits en classe 18, en premier lieu, que la société International Sport Fashion n'était pas recevable à solliciter la déchéance pour l'ensemble des produits de cette classe 18 alors que l'action en contrefaçon engagée ne portait, s'agissant de cette classe, que sur les sacs et non sur les autres produits dès lors non concernés par le présent litige ; en deuxième lieu, que l'usage sérieux de la marque était justifié pour les " sacs à dos ", par la production d'une attestation de la société Alpa se présentant comme licenciée de la société CFC pour l'exploitation de produits scolaires et de maroquinerie faisant état de 168 ventes de " sacs à dos " en 2013, corroborée par les publicités faites par la société CFC sur lesquelles apparaissait le logo de la société Alpa ; en troisième lieu, faute de justification d'une exploitation sérieuse pour les autres types de sacs, que la déchéance devait être accueillie partiellement pour les " sacs d'alpinistes, sacs de campeurs ", " sacs de plage ", " sacs à provisions ", " sacs à main", " sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacs de voyage " ;

Considérant qu'en cause d'appel, chacune des parties reprend les mêmes demandes et argumentations qu'en première instance ;

Considérant, ceci étant exposé, de première part, concernant les produits de la classe 18 autres que les sacs, que la société International Sport Fashion ne conteste pas en cause d'appel qu'elle n'était pas recevable à en solliciter la déchéance ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

De deuxième part, concernant les produits de la classe 18 suivants : " sacs d'alpinistes, sacs de campeurs ", " sacs de plage ", " sacs à provisions ", " sacs à main ", " sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacs de voyage ", que c'est pour de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal en a prononcé la déchéance, étant précisé, en premier lieu, qu'il n'est pas discuté que la société Compagnie Financière de Californie ne produit aucune pièce en établissant l'usage sérieux, en second lieu, qu'au titre de son action en contrefaçon, elle invoquait les sacs, incluant donc ceux énoncés ci-dessus ;

De troisième part, concernant les vêtements et les chaussures en classe 25 et les sacs à dos en classe 18, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a rejeté leur demande de déchéance ; qu'il sera précisé qu'en cause d'appel, la demanderesse a justifié d'éléments complémentaires établissant leur exploitation sérieuse au cours de la période de cinq ans précédant le 15 avril 2015, notamment en produisant des extraits des contrats de licence avec la société Asian European Footwear ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant la déchéance des marques ;

V - Sur la contrefaçon

Considérant, en ce qui concerne la contrefaçon, que le tribunal a dit que celle-ci n'était pas caractérisée dès lors que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble excluait tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que la société International Sport Fashion vient au soutien du jugement pour les motifs qu'il comporte ;

Que la société Compagnie Financière de Californie vient à son infirmation en faisant valoir que les signes sont similaires ; que visuellement, ils reprennent sans nécessité la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir et épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle ; que conceptuellement, ils représentent la même partie du corps d'un même animal ; qu'une tête d'aigle de profil bénéficie, pour des produits des classes 18 et 25 d'un caractère distinctif supérieur à la moyenne ; que pour le public pertinent, consommateur de produits vendus en libre service, l'aspect visuel et intellectuel des signes en cause est prépondérant ; que les produits, polos, sacs, tee-shirts, maillots de bain, sweats, pantalons de jogging, sont identiques ou similaires ; que confronté aux signes en cause, le consommateur d'attention moyenne, appartenant au grand public, risquera de les confondre en croyant qu'ils ont la même origine commerciale ; que la circonstance que la marque incriminée comporte également l'élément verbal Eagle Square est inopérant dès lors que certains articles commercialisés ne comportent que l'élément figuratif et qu'en toute hypothèse l'élément verbal est descriptif et secondaire ;

Considérant, ceci étant exposé, que l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussures de la marque Eagle Square avec ceux de la marque antérieure n'est pas contestée et résulte au demeurant d'un constat d'huissier dressé le 1er juillet 2013 ;

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe

et que la marque contestée porte sur le signe

Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que visuellement, s'il est exact que les deux signes représentent la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir et épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, ils n'en sont pas moins très différents ; que le premier regarde vers la gauche et le second vers la droite ; que le second est placé dans un carré ; que le cercle qui l'entoure comporte des plumes, inexistantes dans le premier ; que le bec de l'un est ouvert, et fermé pour l'autre ; qu'en outre, seul le second comporte un élément verbal, Eagle Square, alors qu'il n'est pas établi que d'une manière habituelle cet élément verbal ne serait pas reproduit sur les articles commercialisés ;

Considérant que phonétiquement, la marque première, purement figurative, ne se prononce pas, cependant que la marque seconde comporte deux termes Eagle et Square ; que si le mot Eagle décrit le signe figuratif (et non les produits), il est en langue anglaise, et accompagné du terme Square, lequel soit ne décrit rien soit décrit le carré dans lequel se trouve la tête d'aigle, carré qui ne se retrouve pas dans la marque première ;

Considérant que conceptuellement, si les signes renvoient tous les deux à un aigle, le premier juge a aussi observé non sans imagination mais finalement avec justesse que le premier renvoyait au côté sombre du rapace, belliqueux et peu avenant, et le second à l'image d'un oiseau plus accueillant et apaisant ;

Considérant, en définitive, que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;

Considérant dès lors qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le délit civil de contrefaçon n'était pas caractérisé ;

VI - Sur les faits de concurrence déloyale

Considérant, en ce qui concerne la concurrence déloyale, que le tribunal a estimé que celle-ci n'était pas établie dès lors, de première part, que le signe utilisé par la marque déposée par la société International Sport Fashion n'était pas de nature à emporter une confusion sur l'origine des produits pour le consommateur, de seconde part, que la société Compagnie Financière de Californie qui n'exploitait plus elle-même ses marques, ayant recours à des licenciés, ne justifiait par aucun document versé aux débats d'un quelconque préjudice direct, voir même indirect par une baisse éventuelle du chiffre d'affaires de ses licenciés et ce faisant de ses redevances, qui aurait pour origine la commercialisation par la société International Sport Fashion de ses produits sous la marque dont elle est titulaire ;

Considérant que reprenant ses moyens de première instance, la société Compagnie Financière de Californie indique avoir été victime de concurrence déloyale, d'une part, en ce que la société International Sport Fashion aurait commercialisé comme elle des articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil, détournant ainsi sa clientèle, d'autre part en imitant le modèle " jogpants ", emblématique de la marque " Compagnie de Californie " ;

Mais considérant que la société International Sport Fashion demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ; que de première part, en effet, il n'est pas contesté que la société International Sport Fashion ne justifie pas d'une situation de concurrence avec la société Compagnie Financière de Californie alors qu'ayant recours à des licenciés elle ne commercialise pas directement des produits sous sa marque ; que de deuxième part, faute de similitude suffisante entre les signes, la commercialisation d'articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil n'est pas, pour la clientèle, une source de confusion sur l'origine des produits ; de troisième part, qu'il n'est suffisamment démontré, ni que le modèle " jogpants " serait commercialisé actuellement par l'appelante, ni que celle-ci serait titulaire de droits permettant d'en interdire l'imitation, ni enfin que la société intimée en aurait reproduit les caractéristiques dans ses propres modèles ;

Que le jugement sera dès lors aussi confirmé en ce qu'il a dit que les faits de concurrence déloyale n'étaient pas établis ;

VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société Compagnie Financière de Californie succombant, le jugement sera confimé en ses dispositions de ce chef ; qu'ajoutant, la cour le condamnera aussi aux dépens et frais irrépétibles d'appel ainsi qu'il est dit au dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Compagnie Financière de Californie à verser à la société International Sport Fashion la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société Compagnie Financière de Californie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Michèle Mergui, Avocat au barreau de Paris ;