Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Li Yu que sur le pourvoi incident relevé par Mme Chen ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2015), que la société Castel frères est propriétaire de diverses marques françaises, dont la marque enregistrée sous le n° 3 551 386 et la marque de l'Union européenne n° 006 785 109, toutes constituées d'une expression rédigée en langue chinoise dont la translitération en alphabet français se lit "Ka Si Té", ce qui, selon les constatations des juges du fond, correspond à la forme chinoise la mieux appropriée du terme "Castel" ; que, soutenant que le dépôt, le 25 février 2009, par M. Li Yu et Mme Chen, d'une marque française constituée d'un signe identique afin de désigner des produits similaires ou identiques, puis l'usage de cette marque, avaient été effectués en fraude de ses droits, la société Castel frères les a assignés en nullité de ce dépôt, contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que M. Li Yu et Mme Chen ont reconventionnellement agi en revendication et en nullité des marques fondant les demandes en contrefaçon ;

Sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que M. Li Yu et Mme Chen font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et subsidiairement à sa nullité alors, selon le moyen : 1°) que l'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'en retenant, en l'espèce, que "M. Li Yu et Mme Chen ne disposaient d'aucune antériorité sur [l]e signe" objet de la marque communautaire déposée par la société Castel frères et que ce dépôt " ne porte aucune atteinte aux droits antérieurs de M. Li Yu et de Mme Chen sur le territoire communautaire ", la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'annulation de la marque litigieuse pour fraude à la justification par les plaignants de droits antérieurs sur le signe et d'une atteinte à ceux-ci par le déposant, a violé l'article 51 § 1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ; 2°) qu'en concluant, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la marque communautaire déposée par la société Castel, ils se sont appropriés les motifs du jugement à cet égard ; qu'en l'espèce le jugement a retenu que " la société Castel frères a frauduleusement déposé la marque communautaire n° 6 785 109 avec l'intention de l'opposer à M. Li Yu et aux sociétés qui exploitent la marque chinoise de celui-ci, alors que le signe "Ka Si Te" est un signe nécessaire à leur activité " dès lors, d'une part, qu' " alors qu'elle disposait déjà d'une marque française destinée à conforter ses droits pour exporter ses vins depuis la France, la société Castel frères a fait le choix de déposer au niveau européen une marque qu'elle savait être la reproduction à l'identique de celle de M. Li Yu en Chine sans pour autant justifier avoir de projet d'exportation depuis d'autre pays européens, ou de commercialisation au niveau européen de produits marqués "Ka Si Te" en caractères chinois ", d'autre part, que depuis le dépôt litigieux de la marque communautaire à l'OHMI le 17 mars 2008 sous le n° 6 785 109, la société Castel frères n'a "entrepris aucun acte de commercialisation de vin sous la mention "Ka Si Te" ni en France ni dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui vient confirmer que telle n'était pas son intention initiale" et, de troisième part, que la société Castel frères "a manifestement eu la volonté de déposer un titre communautaire afin de l'opposer à M. Li Yu dans l'hypothèse où il souhaiterait y étiqueter du vin en provenance de l'Union européenne et à destination de la Chine, sachant qu'il y serait commercialisé sous cette marque par celui-ci" ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque communautaire dont la société Castel frères est titulaire sans répondre à ces motifs qu'ils s'étaient appropriés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué sans intention de l'utiliser en vue de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'intention du déposant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Li Yu était titulaire d'une marque chinoise identique déposée dès le 7 septembre 1998, dont les droits ont été reconnus par les juridictions chinoises et dont la société Castel frères avait parfaitement connaissance de l'exploitation puisque "par décision du 8 octobre 2007, confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing, le comité d'Arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de M. Li Yu était exploitée" ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations et des autres facteurs invoqués devant elle, que la société Castel frères n'avait pas déposé frauduleusement sa marque communautaire, dès lors que l'usage du signe sur lequel elle porte, "qui constitue la translitération du nom commercial de la société Castel frères, a été autorisé en Chine par les autorités judiciaires", la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif impropre à exclure la mauvaise foi de la société Castel frères lors du dépôt de la marque communautaire litigieuse, a violé l'article 51 § 1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Castel frères avait des droits sur le terme Castel depuis 1949 et que le dépôt de la marque correspondait à l'extension de son exploitation commerciale portant sur un réseau de vente de vins sur le territoire de la Communauté, à la différence de M. Li Yu et de Mme Chen, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, a souverainement exclu toute mauvaise foi de la part du déposant et ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les cinquièmes moyens de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu que M. Li Yu et Mme Chen font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon alors, selon le moyen : 1°) que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en les condamnant personnellement à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel frères au titre de la contrefaçon quand elle constatait elle-même que les " bouteilles sur lesquelles sont apposées la marque contrefaisante ont été commercialisées par la société qu'ils animent ", sans constater que ces actes de contrefaçon constituaient à leur encontre une faute séparable de leurs fonctions qui leur serait personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'usage d'une marque française par un tiers uniquement pour procéder à la première mise sur le marché de ses produits revêtus du signe incriminé dans un pays où il dispose de ce droit procède d'un motif légitime ; qu'en les condamnant à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel frères au titre de la contrefaçon de ses marques sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention des bouteilles revêtues du signe litigieux ne procédait pas d'un motif légitime dès lors que M. Li Yu faisait usage des signes couverts par les marques de la société Castel frères uniquement pour exporter ses produits vers la Chine où il disposait d'un droit de marque sur ledit signe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé condamnation contre M. Li Yu et Mme Chen sur le fondement d'une faute détachable de leurs fonctions sociales, mais en considération de la perception de redevances résultant de l'usage de la marque contrefaisante, dont ils étaient propriétaires ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; que ces textes ont été interprétés par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2007, n° 05-18.571, Bull. IV, n° 189) comme ménageant une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu'il n'existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit ; que, toutefois, les directives de l'Union européenne instituent, notamment par l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, une harmonisation complète, en définissant le droit exclusif dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union (CJUE, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99, Zin° Davidoff et Levi Strauss, point 39 ; CJUE,12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal Football Club) ; que la solution retenue par l'arrêt précité ne fait donc pas une application correcte de ce principe d'harmonisation, puisque ni cette directive, ni celles adoptées par la suite, ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu ; qu'il en résulte qu'ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d'appel en a exactement déduit, alors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.