CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 novembre 2018, n° 15-05217

La cour rappelle que la société de droit américain Converse Inc. était titulaire de :

· la marque internationale Converse All Star n° 924653 enregistrée le 16 mai 2007 désignant l'Union européenne, composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, en classe 25 pour des articles chaussants ;

· la marque internationale All Star n° 929 078 enregistrée le 15 mai 2007, désignant l'Union européenne, en classe 25 pour des articles chaussants ;

· la marque française semi-figurative Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 enregistrée le 30 mai 1986, en classe 25, régulièrement renouvelée en 1996 et 2006 ;

Que les 22 avril 2013 et 25 octobre 2013, elle a cédé ces marques à la société de droit néerlandais All Star CV ;

Qu'à partir du mois de décembre 2009, la société Converse a confié à la société Avery Dennison, afin de lutter contre la contrefaçon de ses marques et produits, la mise en place sur toutes les chaussures Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter de cette date, d'une technologie consistant à attribuer à chaque chaussure authentique un numéro de série unique imprimé sur l'étiquette thermocollée apposée sur la languette de la chaussure, tous ces numéros étant enregistrés dans une base de données sécurisée dont la consultation permet de vérifier si un numéro de série donné a effectivement pu être apposé par le fabricant sur la chaussure contrôlée et qu'il s'agit donc d'une chaussure authentique ;

Que le 11 mars 2011, les services des Douanes de Marseille ont informé la société Converse de la retenue douanière de 17 483 paires de chaussures destinées à la société Sport Négoce International (SNI) et de 3877 paires de chaussures destinées à la société International Discount Développement (IDD) ; que ces chaussures compl'union européenneortaient toutes les signes des marques ci-dessus désignées ; que la société SNI exerce une activité de grossiste principalement dans le domaine du sport, sa clientèle étant composée d'enseignes de la grande distribution, d'enseignes de distribution spécialisées, et de commerçants non affiliés ; que la société IDD est une société soeur de la société SNI, qui s'approvisionne auprès d'elle, et vend ses produits aux consommateurs via son site de vente en ligne dénommé " allezdiscount " ;

Que la société Converse a prélevé 10 échantillons de chaussures dans les locaux de SNI et 5 dans les locaux de IDD ; qu'après analyse par les services de la marque, 7 paires (4 SNI et 3 IDD), revêtues d'un code-sécurité Avery Denisson, n'étaient pas enregistrées dans la base de données de cette société ; que les 8 autres étaient revêtues d'étiquettes utilisées par le titulaire de la marque avant décembre 2009 ;

Que par actes des 23 mars 2011, la société Converse a fait assigner les sociétés IDD et SNI en contrefaçon de marques française et internationales devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Que les sociétés IDD et SNI ont par acte du 4 juillet 2011 fait assigner leur fournisseur, la société suisse Dieseel, en intervention forcée et garantie ;

Que la société All Star CV est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions du 17 octobre 2014 ;

Que les sociétés IDD et SNI ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

· constaté l'intervention volontaire de la société All Star CV ;

· dit qu'en ayant détenu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'Union européenne All Star n ° 929 078 et Converse All Star n° 924 653, et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés IDD, SNI et Dieseel, ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société Converse aux droits de laquelle se trouve la société All Star CV;

· interdit aux sociétés SNI, IDD et Dieseel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'Union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'Union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société All Star CV, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

· condamné in solidum les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star CV, la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques ;

· condamné in solidum les sociétés IDD et Dieseel à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques,

· rejeté les demandes en réparation du préjudice commercial de la société All Star CV;

· ordonné la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix des demanderesses dans la limite de 3500 euros HT par insertion du communiqué : "Le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 30 janvier 2015 dit que les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel, ont fait un usage illicite des marques All Star n° 929 078, Converse All Star n° 924 653 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et les a condamnées à payer à la société All Star deux indemnités de 20 000 euros, en réparation de l'atteinte aux marques";

· rejeté toutes autres demandes jugées non fondées ; condamné les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer chacune à la société Converse et à la société All Star CV, la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles ;

. condamné les sociétés SNI, IDD et Dieseel aux dépens ;

· ordonné l'exécution provisoire, à l'exception de la mesure de publication ;

Que par jugement du tribunal de commerce de Zurich du 15 décembre 2014, publié le 6 mars 42015, la société Dieseel AG a été placée en liquidation judiciaire ; que le 14 juillet 2016, elle a été radiée définitivement du registre des sociétés suisses ;

Que la société Dieseel a été assignée en la personne de son liquidateur le 17 mai 2016 et les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 27 mai 2016 ; qu'elle n'a pas constitué avocat et qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Que dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2018, les sociétés IDD et SNI demandent à la cour de :

· réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

· à titre principal :

· constater que les sociétés SNI et IDD ont rapporté la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés, au sens de l'arrêt Van Doren du 8 avril 2003 ;

· constater que les sociétés Converse et All Star CV ne rapportent pas la preuve que les produits ne seraient pas authentiques et n'auraient donc été mis sur le marché de l'EEE avec leur consentement ;

· dire et juger que compte tenu de l'application de l'aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, posé par la CJUE dans l'affaire C244/00, du 8 avril 2003, et de la carence des demanderesses dans la preuve leur incombant, elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;

· à titre subsidiaire :

· instituer, au frais des sociétés Converse Inc. et Converse All Star une expertise, ayant pour objet de vérifier en premier lieu, la fiabilité alléguée de la base Avery Dennison, c'est-à-dire notamment l'impossibilité alléguée que des chaussures soient mises sur le marché par les sociétés Converse ou leurs distributeurs exclusifs sans que leur numéro ne soit enregistré mais également l'impossibilité de modifier le contenu de cette base, en second lieu les informations prétendument issues de cette base pour les chaussures en cause, et en troisième lieu les allégations de Converse portant sur la prétendue non authenticité des produits ;

· à titre infiniment subsidiaire :

· constater que la société SNI rapporte la preuve de l'épuisement des droits ; constater que les sociétés Converse et All Star CV ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de publication ; dire et juger que l'expert désigné dressera un rapport de sa mission, et surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction ;

· dire et juger que la société Dieseel devra garantir les sociétés SNI et IDD, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

· en toute hypothèse :

débouter les sociétés Converse et All Star CV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

condamner la société Dieseel au paiement à la société SNI d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 50 000 euros et aux entiers dépens ;

· condamner les sociétés Converse et All Star CV, chacune au paiement à chacune des sociétés IDD et SNI d'une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers [sic];

Que dans leurs dernières conclusions du 22 juin 2018, les sociétés Converse et All Star CV demandent à la cour de :

· déclarer les sociétés SNI et IDD, appelantes, mal fondées en leur appel ;

· déclarer recevable la société Converse Inc. en sa qualité de propriétaire, à l'époque des faits, des marques Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078 ;

déclarer recevable et fondée la société All Star CV en ses demandes en sa qualité de cessionnaire dûment inscrit de la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et des marques internationales désignant la communauté européenne Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078 ;

· confirmer le jugement de la 3e Chambre, 3e Section du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ;

· déclarer recevables et fondées les sociétés Converse Inc. et All Star CV en leur appel incident ;

· constater en effet que les sociétés Converse Inc. et All Star CV invoquent un usage non autorisé des marques Converse susvisées par les sociétés SNI, IDD et Dieseel AG, et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26 février 2009 et des articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

· constater que l'atteinte ainsi alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et qu'en conséquence cette preuve peut résulter de simples présomptions de fait, même fondées sur des déclarations du demandeur lui-même, dès lors qu'elles sont propres à entraîner l'intime conviction du Juge ;

· constater que les sociétés Converse Inc. et All Star CV présentent au soutien de leurs prétentions de telles présomptions de fait relatives à chacune des deux séries de produits argués de contrefaçon, présomptions d'où leur paraît résulter l'évidence d'un usage non autorisé de leurs marques ;

· dire et juger, en premier lieu, en ce qui concerne les produits présentant l'apparence de produits commercialisés à partir de décembre 2009 et identifiables selon la technologie mise en œuvre à leur égard par une société indépendante, la société Avery Dennison, qu'aucun des sept échantillons représentatifs n'est revêtu d'un code-sécurité enregistré dans la base de données de cette société et ne peut donc avoir été fabriqué avec l'autorisation de Converse ;

· dire et juger, en second lieu, qu'en ce qui concerne les autres produits litigieux, plus anciens, représentés par huit échantillons représentatifs, et à l'égard desquels l'action en contrefaçon s'est vu opposer un épuisement du droit de marque par les sociétés SNI, IDD et Dieseel AG, ces sociétés ont manqué à rapporter la preuve qui leur incombait d'une première commercialisation, par le titulaire du droit de marque lui-même ou avec son consentement, dans l'Union européenne ;

· qu'en effet elles ne peuvent prétendre échapper à la charge de cette preuve au motif qu'elles bénéficieraient de l'aménagement communautaire réservé aux hypothèses de risque réel de cloisonnement du marché du fait du titulaire de la marque, faute de n'en rapporter aucune preuve contemporaine des faits et alors qu'au contraire les sociétés Converse Inc. et All Star CV établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée, comme d'ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années ;

· qu'il appartenait donc aux sociétés SNI, IDD et Dieseel AG de justifier utilement d'une acquisition des produits litigieux auprès d'un des membres du réseau de distribution de Converse Inc. et All Star CV, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, ce que les appelantes ne font pas ;

· dire et juger qu'en tous les cas, Converse rapporte la preuve, qui pourtant ne lui incombe pas, que la première mise en circulation des produits litigieux a été réalisée sans son consentement ;

· que, dès lors, tous les produits que les sociétés SNI, IDD et Dieseel AG ont commercialisé sous les marques Converse se situent en dehors du champ des autorisations susceptibles d'être données par le titulaire des marques ;

· dire et juger en conséquence qu'à défaut d'autorisation de l'usage des marques Converse, la contrefaçon est caractérisée et le jugement condamnant de ce chef les sociétés SNI, IDD et Dieseel AG doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait interdiction à ces sociétés de poursuivre l'importation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques internationales désignant la Communauté Européenne Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078 et, en France, à la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 Converse, et ce sous astreinte définitive de 60 euros par infraction constatée et passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement intervenu ; débouter les sociétés SNI et IDD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande d'expertise ;

· confirmer également le jugement entrepris en qu'il a condamné solidairement les sociétés SNI et Dieseel AG à payer à la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc., une somme de 20 000 € pour atteinte à ses marques ;

· confirmer encore le jugement entrepris en qu'il a condamné solidairement les sociétés IDD et Dieseel AG à payer à la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc., une somme de 20 000 € pour atteinte à ses marques ;

· y ajoutant, condamner solidairement les sociétés SNI et ISF à payer chacune à la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc., la somme complémentaire de 35 000 euros en réparation de l'atteinte aux marques notoires Converse All Star n° 924 653, All Star n° 929 078 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 ;

· mais infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à tort constaté que les marchandises ayant fait l'objet de la retenue douanière n'avaient pas été offertes à la vente, constater que les sociétés SNI, IDD et Dieseel ont au contraire contracté des ventes portant sur des dizaines de milliers de produits litigieux et, en conséquence, en réparation du préjudice commercial subi, condamner la société SNI à payer à la société All Star CV la somme de 500 000 euros et la société IDD à payer la somme de 100 000 euros à la société All Star CV ;

· confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nécessaire une publication, et ordonner la publication de son arrêt aux frais des sociétés SNI, IDD et Dieseel AG, dans trois revues ou journaux au choix de la société All Star CV, sans que le coût puisse dépasser la somme de 3 500 € HT par insertion ;

· confirmer encore le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés SNI, IDD et Dieseel AG à payer chacune à la société Converse Inc. et à la société All Star CV la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ;

· condamner solidairement les sociétés SNI et IDD à payer chacune à la société Converse Inc. et à la société All Star CV la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

· condamner solidairement les sociétés SNI et IDD aux entiers dépens d'appel ;

Que l'ordonnance de clôture est du 18 septembre 2018 ;

Sur ce

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Considérant que pour faire droit aux demandes des sociétés Converse, le tribunal, qui a estimé ne pas devoir examiner la question de l'authenticité des produits, a notamment considéré :

· qu'au regard des textes, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si la société Converse a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures objet du litige revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l'épuisement des droits sont réunies ;

· que la société Converse établit que le territoire contractuel attribué à chaque distributeur agréé est perméable et permet la circulation des produits au sein du marché européen, de sorte que la réalité du risque de cloisonnement n'est pas établi, alors par ailleurs que les sociétés IDD et SNI n'apportent aucun élément contraire utile au soutien de leurs prétentions pour justifier du cloisonnement du marché ;

· que les sociétés défenderesses n'établissent pas que les marchandises ont été acquises auprès d'un revendeur agréé, qui se situe dans l'espace économique européen et par suite, ne démontrent pas le consentement même implicite de la société Converse à la première commercialisation des produits ;

Mais considérant que c'est de manière inappropriée que le premier juge n'a pas examiné la question de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société Converse n'aurait autorisé la mise sur le marché de chaussures non authentiques, c'est-à-dire contrefaisantes par reproduction ; que cette question de l'authenticité sera donc la première examinée ;

A - Sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits

Considérant qu'il est constant que les chaussures ayant fait l'objet des mesures de saisie contrefaçon sont en tous points identiques aux produits authentiques portant les marques Converse ; que les sociétés intimées ont soutenu en première instance disposer de systèmes de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçon par reproduction ; qu'en cause d'appel, elles ne reprennent ce moyen que pour les chaussures fabriquées à partir du mois de décembre 2009 susceptibles d'être identifiées par la technologie Avery Dennison ;

1 - Sur les chaussures susceptibles d'être identifiées par la technologie Avery Dennison

Considérant qu'il sera rappelé qu'à tout le moins ont été saisies 7 paires de chaussures munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite :

Considérant que la société Converse soutient qu'il s'agit de contrefaçons ;

Qu'elle expose d'abord qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon de ses produits, elle a décidé de recourir au savoir-faire et à la technologie de la société américaine Avery Dennison, leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter du mois de décembre 2009, un nouveau système de marquage et de contrôle combinant des solutions d'étiquetage anti-contrefaçon avec des applications logicielles globales de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure Converse All Star Chuck Taylor authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, ensemble avec d'autres informations telles que la référence (ou SKU) de la chaussure ou bien sa taille ; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie Avery Dennison pour les paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor authentiques est stocké dans une base de données sécurisée administrée par Avery Dennison ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure d'une paire d'authentiques " Converse " présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre et unique, généré et répertorié par Avery Dennison ; qu'il en résulte que la consultation de la base de données sécurisée d'Avery Dennison, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier si (1) tel numéro de série à 13 caractères ou code-sécurité apposé sur l'étiquette thermocollée de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données et (2) correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques chaussures Converse ;

Qu'elle explique ensuite qu'en l'espèce les sept paires de chaussures qui présentent, sur leur languette, des étiquettes revêtues de "codes sécurité" à 13 caractères apparemment semblables à ceux apposés sur les authentiques chaussures Converse n'apparaissent pas à l'identique dans la base de données Avery Dennison ; qu'ensuite, Monsieur Paul Chamandy, vice-président de la société Avery Dennison a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un "code sécurité" et a certifié par voie d'attestions qu'aucun des "codes sécurité" apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les sociétés Converse ne rapportent pas la preuve du caractère non-authentique des sept paires de chaussures comportant des étiquettes Avery Dennison ; qu'elles font essentiellement valoir que les pièces produites sont totalement insuffisantes pour caractériser la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système Avery Denisson et des possibilités manifestes de le contourner ; qu'elles sollicitent subsidiairement une mesure d'expertise ;

Mais considérant, en premier lieu, concernant les garanties apportées par le système Avery Denisson, qu'il résulte des pièces produites que cette société a pour activité même de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans des bases de données ; que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines ; qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards de $ et ses ventes s'élevaient à 6 milliards de $ ; qu'elle compte parmi ses clients les marques Lacoste, Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur du développement Éric Kinsman peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part, qu'il est dans l'intérêt d'Avery Dennison de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger Converse et/ou All Star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées, mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ;

Qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société Converse résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ;

Qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans des bases de données, l'attestation du 27 mars 2012 fournie par son vice-président, Paul Chamandy, répond exactement à cet objet ; que notant le numéro de série de chacune des 14 chaussures et décrivant chacune d'entre elles, il conclut que le numéro de série est " non trouvé " dans la base de données sécurisée ; que la cour dira dès lors que les attestations fournies par Paul Chamandy sont suffisamment probantes ;

Qu'en définitive, il résulte suffisamment de ce qui précède, et sans qu'une mesure d'expertise soit nécessaire, que les sept paires de chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif Avery Denisson sont des contrefaçons des marques Converse au préjudice de la société All Star CV venant aux droits de la société Converse Inc. ;

Que le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce sens ;

2 - Sur les autres chaussures non dotées de la technologie Avery Dennison

Considérant qu'en cause d'appel, les sociétés Converse, auxquelles la charge de la preuve incombe, renoncent à rapporter la preuve de ce que ces chaussures, dont les 8 ayant été prélevées, ne seraient pas authentiques ;

Qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont, ou non, été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ;

B - Sur la mise dans le marché de l'Espace économique européen sans le consentement du titulaire des droits

Considérant que la société Converse soutient, pour les chaussures dotées d'étiquettes antérieures à la technologie Avery Dennison, qu'elles ont été importées sur le marché de l'Espace économique européen sans son consentement, et par conséquent en violation de ses droits de marque ;

Qu'elle demande d'abord la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'un risque réel de cloisonnement du marché ; qu'elle soutient qu'un système de distribution exclusif n'emporte pas, par nature, un risque réel de cloisonnement des marchés ; que les quelques emails de distributeurs datés de l'été 2009 sont dépourvus de force probante, de même que l'épisode Fomicron datant de 1992 ; qu'elle rapporte la preuve concrète de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution, exclusives de tout risque réel de cloisonnement du marché, notamment par de nombreux exemples de factures montrant que des distributeurs exclusifs membres du réseau Converse vendent en dehors de leurs territoires respectifs ; qu'elle rapporte aussi la preuve de l'existence de publicités ou actions de promotion atteignant des clients établis sur plusieurs territoires exclusifs ; qu'elle soutient ensuite que les sociétés SNI et IDD sont défaillantes à démontrer le caractère intra-communautaire de la première mise en circulation des marchandises ; que les factures qu'elles produisent pour établir que les chaussures auraient été acquises auprès du distributeur exclusif de Converse pour Chypre s'avèrent falsifiées pour les besoins de la cause ; qu'enfin, elle ajoute être en mesure de prouver l'origine illicite des lots de chaussures vendus par Dieseel AG à SNI et visés dans les factures Dieseel n° 3733 et 3736 versées aux débats par SNI à titre de pièces n° 11-4 et 11-5 ;

Considérant que les sociétés SNI et IDD demandent d'abord l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu un risque réel de cloisonnement du marché, et ce pour les motifs qui seront examinés ci-après ; qu'elles soutiennent ensuite rapporter la preuve que leur fournisseur, la société Dieseel, aurait acquis toutes les chaussures en cause auprès d'une société slovène, la société Odlicen, laquelle aurait elle-même été fournie par la société Triple Jump, distributeur exclusif de Converse pour Chypre ; qu'elle conteste enfin l'authenticité des pièces fournies par Converse pour justifier de ce que les produits auraient été mis sur le marché de l'EEE par une société australienne ;

1 - Sur la charge de la preuve

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 avril 2003, a dit pour droit :

Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire (...). Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen.

Considérant, de première part, que la société SNI produit 19 fiches de résultats de recherches effectuées le 30 juin 2009 sur le site internet converse.com faisant ressortir pour chacun des pays de l'EEE un seul distributeur ; que l'on observe que ce distributeur est parfois commun à plusieurs pays, ainsi pour l'Allemagne et l'Autriche, pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour Chypre, la Grèce et la Roumanie, pour le Danemark, la Finlande, le Suède, la Norvège et l'Islande, pour l'Espagne et le Portugal, pour l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, pour l'Italie et Malte, et pour la Pologne et la République Tchèque ; que la société Converse ne conteste pas avoir organisé dans l'Espace économique européen un réseau de distribution exclusive caractérisé par un seul distributeur par Etat ou par secteur comprenant plusieurs Etats membres ; que le contrat de licence de la société Royer Sport, distributeur exclusif pour la France et Monaco, qui est produit aux débats, confirme ce choix ;

Considérant, de deuxième part, que nonobstant l'injonction qui lui en a été faite dans une autre procédure par un juge de la mise en état, la société Converse s'est refusée à produire les contrats de distribution exclusive la liant à ses 14 distributeurs européens ; que la cour en déduira que, du fait de cette carence, elle restera dans l'ignorance d'éventuelles clauses contractuelles autorisant, limitant ou interdisant les ventes en dehors ou même à l'intérieur du réseau de distribution exclusive ;

Considérant, de troisième part, que, sans être démentie, la société SNI observe que l'analyse des factures produites par la société Converse fait ressortir des pratiques très différentes selon les distributeurs pour le prix de vente de chaussures Chuck Taylor en toile, allant en 2009 de 15,90 € à 36,10 $, en 2010 de 9,42 $ à 28,30 €, en 2011 de 9,66 € à 39,30 € et en 2012 de 17 € à 31,50 € ; qu'à l'évidence, de telles distorsions de prix, dont le maintien pourrait être favorisé par l'interdiction de ventes passives, engendrent un risque de cloisonnement ;

Considérant, de quatrième part, que la société SNI communique des courriels de distributeurs exclusifs de Converse, initialement produits dans une autre procédure par la société Dieseel ; qu'ils peuvent être récapitulés dans le tableau suivant :

EMPLACEMENT TABLEAU

Considérant que la société Converse observe que ces courriels ont été échangés dans le cadre d'une habile offensive menée par des tiers aux identités incertaines ; que certains, incomplets quant à l'identité de l'expéditeur, de son destinataire, de la date et de l'objet, ne sont pas intègres et ont fait l'objet de manipulations ; qu'ils procèdent clairement d'une action orchestrée, destinée à la collecte de preuves et non d'achats réels ; que la cour observe cependant que, quelle que soit la pertinence de ces arguments, à aucun moment dans ses conclusions ou dans les attestations des distributeurs exclusifs qui sont produites, il n'est prétendu que ceux-ci n'auraient pas apporté les réponses reprises ci-dessus caractérisant des refus de ventes passives et qu'il s'agirait de faux ;

Considérant, de cinquième part, que la société Converse verse des factures de ses distributeurs exclusifs justifiant selon elle de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution ; qu'il s'agit plus précisément :

· de factures d'Amersport, distributeur exclusif polonais, du 12 mai 2009 pour 2 209 paires, vendues à la société Infinity Sport, distributeur Converse pour la Hongrie,

du 6 septembre 2010 pour 1 044 paires, vendues à la société Infinity Sport, distributeur Converse pour la Hongrie,

du 9 septembre 2010 pour 4 548 paires, vendues à la société Converse Scandinavia, distributeur Converse pour l'Islande, la Norvège, la Finlande, le Danemark et la Suède,

du 30 septembre 2010 pour 6 840 paires, vendues à la société All Star Dach, distributeur pour l'Allemagne et l'Autriche,

du 28 octobre 2010 pour 6 066 paires, vendues à Proged, distributeur Converse pour l'Espagne et le Portugal,

du 14 décembre 2010 pour 6 300 paires, vendues à Kesbo, distributeur Converse pour le Benelux,

· de trois factures de Sportland (distributeur estonien) à un détaillant espagnol Pelham du 8 avril 2011 pour un total de 13 771 paires de " Chuck Taylor " ;

· d'une autre facture de ce distributeur estonien à ce client espagnol du 19 mars 2012 pour 6 205 autres paires ;

· de factures et aux quantités de produits Converse vendus en 2012 par Converse Italia à Zalando GmbH en Allemagne ;

· de ventes d'All Star Dach (distributeur pour l'Allemagne et l'Autriche) à destination de détaillants situés au Luxembourg et en République Tchèque ;

· de ventes de 62 000 produits ou même 99 740 produits de Converse Benelux vers l'Allemagne ;

Mais considérant que les saisies douanières à l'origine de la procédure sont du 11 mars 2011 ; qu'à l'exception des six factures Amersport délivrées entre le 12 mai 2009 et le 14 décembre 2010, toutes les factures invoquées par la société Converse, qui sont postérieures à la période litigieuse, sont inopérantes ; que les factures Amersport, délivrées par un seul des quatorze distributeurs exclusifs, et au bénéfice d'autres distributeurs exclusifs et non de sociétés extérieures au réseau de distribution, ne sont pas suffisamment significatives, pour la période considérée, de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution ;

Considérant, de sixième part, que si la société Converse justifie de l'existence de publicités ou d'actions de promotion atteignant des clients établis sur plusieurs territoires exclusifs, il n'en résulte nullement que celles-ci établiraient ou favoriseraient des ventes passives entre des distributeurs exclusifs et des clients situés en dehors de leur territoire ;

Considérant, en définitive, que les sociétés appelantes démontrent suffisamment que la société Converse a organisé dans l'Espace économique européen un réseau de distribution exclusive caractérisé par un seul distributeur par Etat ou par secteur comprenant plusieurs Etats membres ; que du fait de sa carence à verser aux débats les contrats conclus avant le 3 mars 2011 avec ses distributeurs exclusifs, dont seule elle dispose, elle ne permet pas d'établir l'existence d'éventuelles clauses contractuelles autorisant les ventes passives entre distributeurs du réseau et au profit de clients situés en dehors du territoire attribué à chaque distributeur ou au contraire l'absence d'éventuelles clauses limitant ou interdisant les ventes en dehors ou même à l'intérieur du réseau de distribution exclusive ; qu'il en ressort pour la période allant jusqu'au 11 mars 2011 la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, aggravé par la circonstance de pratiques très différentes selon les distributeurs pour les prix de vente de chaussures ; que, sous les réserves examinées ci-dessus, la réalisation d'un risque de refus de ventes passives par les distributeurs exclusifs est confortée par la production de courriels échangés avec eux au cours de l'année 2009, moins de deux ans avant la période critique ; qu'enfin les pièces versées par les parties appelantes pour justifier de ventes passives et de publicités ou d'actions de promotions ne sont pas suffisamment opérantes ou significatives pour la période considérée ;

Qu'en conséquence, le risque réel de cloisonnement du marché étant caractérisé, il appartient aux sociétés demanderesses d'établir que les chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques ont été mises sur le marché sans son autorisation ;

2 - Sur la preuve de la mise dans le marché de l'Espace économique européen sans le consentement du titulaire des droits

Considérant que la société IDD soutient s'être fournie pour les 3877 paires de chaussures la concernant auprès de la société SNI ; qu'elle a à ces fins produit les factures suivantes (pièces 12) :

EMPLACEMENT TABLEAU

Que la société SNI indique s'être fournie elle même pour les 17 483 paires de chaussures la concernant, outre celles livrées à IDD, auprès de la société Dieseel AG ; qu'à ces fins elle a produit les factures suivantes (pièce 11) :

EMPLACEMENT TABLEAU

Considérant que les sociétés appelantes, qui soutiennent que Dieseel se serait elle-même fournie auprès d'une société Odlicen, en Slovénie, laquelle se serait elle-même approvisionnée auprès de la société Triple Jump, distributeur exclusif de Converse pour Chypre, produit à cette fin des factures numérotées 526/2009, 973/2009, 841/2010, 1076/2010 et 1102/2010, délivrées par Triple Jump à Odlicen ainsi que des factures Odlicen à Dieseel ; que la cour constate que ces factures correspondent, tant en dates qu'en quantités de chaussures, aux factures ci-dessus examinées délivrées par Dieseel à SNI ;

Considérant cependant que la société Converse, qui indique avoir fait vérifier l'authenticité de ces factures auprès de Triple Jump, produit en pièce 114 une attestation du 18 novembre 2016 de l'expert comptable de cette société lequel déclare :

· qu'il a un accès complet aux bases de données de la société Triple Jump qui contiennent les factures de vente et d'achat de chaussures Converse,

· que les factures numérotées 526/2009, 973/2009, 841/2010, 1076/2010 et 1102/2010 n'ont jamais été émises par la société Triple Jump et sont introuvables dans les bases de données de cette société,

· que la société Odlicen n'apparaît même pas comme cliente dans les comptes de la société sur les années 2009 et 2010 ;

Que dans ces conditions, et nonobstant les allégations contraires des sociétés appelantes, la cour estime que les factures Triple Jump qui ont été produites ne sont pas probantes ;

Qu'il en est de même d'une ordonnance de non-lieu du 18 juin 2014, laquelle ne saurait emporter la conviction de la cour ne serait-ce qu'en raison de ce qu'elle porte sur des faits de contrefaçon allégués courant 2008, ou d'une attestation de l'expert-comptable de Dieseel qui indique que les produits achetés par cette société l'auraient été auprès d'une société "Z", figurant sur la liste des distributeurs officiels des produits Converse, sans néanmoins que cette société ne soit identifiée ;

Considérant, en sens inverse, que les sociétés Converse produisent :

· une ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2016 par le juge des référés de Leeuwarden aux Pays-Bas autorisant le prélèvement d'éléments de preuve conservatoires auprès de Willem Goemaat, exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans à Workum dans la Frise,

· un procès-verbal établi le 11 octobre 2016 par lequel un huissier de justice a procédé à une mesure de saisie probatoire conservatoire de documents numériques et physiques au domicile de Willem Goemaat, exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans ;

Qu'elles produisent ensuite pour chacune des factures Dieseel ci-dessus examinées des documents saisis lors des opérations ci-dessus décrites, et, notamment pour les deux factures quelles estiment les plus pertinentes :

1 - pour la facture Dieseel numéro 3733 délivrée le 22 septembre 2010 à SNI pour 13 968 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le numéro 11-13 :

· une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie,

· une facture du 9 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à Dublin en Irlande, à Dieseel, mentionnant une quantité de 1184 cartons,

· une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et signée par cette dernière à une date illisible,

· une facture du 23 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ;

2 - pour la facture Dieseel numéro 3736 délivrée le 27 septembre 2010 à SNI pour 13 320 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le numéro 11-14 :

· une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie,

· une facture du 16 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à Dublin en Irlande, à Dieseel, mentionnant une quantité de 1110 cartons,

· une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et non signée par cette dernière,

· une facture du 30 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, Fob Singapore ;

Que les sociétés intimées soutiennent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes ; que cependant, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'elles ont été saisies dans le cadre d'une saisie contrefaçon autorisée par un magistrat hollandais, leur origine légale et loyale n'est pas contestable ;

Que la cour estime qu'elles établissent suffisamment que les chaussures saisies le 11 mars 2011, dont les détentrices étaient les sociétés SNI et IDD, proviennent des marchandises facturées les 22 septembre 2010 et 27 septembre 2010 par la société Dieseel à SNI ; que la société Dieseel s'était elle-même fournie auprès de la société Fairview Sports Trading Ltd, sise à Dublin en Irlande, laquelle avait elle-même eu comme fournisseur la société Footwork's Australasia, sise en Australie ; qu'il ressort des factures délivrées par cette dernière société qu'elle a expédié les marchandises par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun distributeur officiel de Converse n'est intervenu dans ces opérations, il est ainsi suffisamment établi que les chaussures en question ont été introduites dans l'Espace économique européen sans l'autorisation de la société All Star CV venant aux droits de la société Converse Inc. ; que l'atteinte à ses droits de marque est ainsi caractérisée ;

Que le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce sens ;

D - Sur les mesures réparatrices

Considérant que le tribunal, à ce titre, a :

· interdit aux sociétés SNI, IDD et Dieseel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'Union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'Union européenne All Star n ° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société All Star CV, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné in solidum les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star CV, la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques ;

· condamné in solidum les sociétés IDD et Dieseel à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques,

· rejeté les demandes en réparation du préjudice commercial de la société All Star CV;

· ordonné la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix des demanderesses dans la limite de 3500 euros HT par insertion du communiqué : 'Le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 30 janvier 2015 dit que les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel, ont fait un usage illicite des marques All Star n° 929 078, Converse All Star n° 924 653 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et les a condamnées à payer à la société All Star deux indemnités de 20 000 euros, en réparation de l'atteinte aux marques' ;

Que pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :

· que la notoriété des marques Converse n'est pas contestée,

· que la détention par la société IDD de 3877 produits marqués a porté atteinte à la valeur distinctive des trois marques sur lesquelles l'action est fondée et les ont banalisées, ce qui provoque une diminution de leur valeur patrimoniale et justifie l'allocation au profit de la société All Star, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société IDD sera condamnée in solidum avec son fournisseur Dieseel,

· qu'il est de même pour la détention par la société SNI de 17 400 paires, en réparation de laquelle la somme de 20 000 euros sera allouée à la société All Star et sera supportée in solidum par la société SNI et Dieseel,

· que les marchandises ayant fait l'objet d'une retenue douanière et n'ayant pas été offertes à la vente, la société All Star ne peut justifier d'un préjudice patrimonial et prétendre ainsi au paiement d'une indemnité de ce chef, tant à l'encontre de la société SNI que de la société IDD ;

Que la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse, qui demande la confirmation du jugement, réclame en outre en réparation de son préjudice résultant des atteintes aux marques une somme complémentaire de 35 000 €, ainsi que des sommes de 500 000 € et 100 000 € au titre de son préjudice patrimonial ;

Que les sociétés appelantes concluent au rejet de ces demandes en estimant que les préjudices allégués ne seraient pas suffisamment établis ;

Mais considérant, alors que l'argumentation des parties est la même qu'en première instance, que le jugement sera confirmé pour les justes motifs qu'il contient ;

Que la cour estime cependant que compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure de publication, le jugement étant infirmé de ce chef ; que la mesure d'interdiction de poursuite des faits délictueux sera précisée ainsi qu'il est dit au dispositif ;

Que de même, la société Dieseel sera condamnée à garantir la société SNI et la société IDD des condamnations prononcées contre elles ;

E - Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant qu'alors que pour l'essentiel les sociétés SNI et IDD succombent, le jugement sera confirmé de ces chefs et la cour, ajoutant, les condamnera aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a interdit la poursuite des faits délictueux, ordonné une mesure de publication, et débouté les sociétés SNI et IDD de leur appel en garantie contre la société Dieseel ; Infirmant de ces chefs, déboute les sociétés Converse et All Star CV de leurs demandes d'interdiction sous astreinte des faits délictueux et de publication du présent arrêt ; Précisant, interdit aux sociétés SNI, IDD et Dieseel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'Union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'Union européenne All Star n ° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société All Star CV, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, la cour disant n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; Ajoutant au titre des frais et dépens d'appel, Condamne in solidum les sociétés SNI et IDD aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés Converse Ltd et All Star CV, chacune, une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Dieseel à garantir les société SNI et IDD de tous paiements auxquels elle serait amenée à procéder au titre du présent arrêt, Déboute les parties de toutes autres demandes.