CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 avril 2018, n° 17/01742

 Vu la décision rendue le 11 octobre 2016 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) qui a refusé l'enregistrement de la marque figurative n°14 4 116 654 déposée le 9 septembre 2014 par la société de droit allemand BIRKENSTOCK SALES GmbH pour les produits suivants : «Articles chaussants orthopédiques, y compris articles chaussants orthopédiques pour la rééducation, pour la physiothérapie du pied, à usage thérapeutique et pour d'autres applications médicales, ainsi que leurs parties, y compris chaussures orthopédiques, y compris chaussures orthopédiques dotées de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) ou de dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied ainsi que de garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures, y compris dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures ainsi que leurs parties, y compris garnitures intérieures thermoplastiques rigides ; éléments de chaussures et garnitures de chaussures pour l'adaptation de chaussures orthopédiques, en particulier garnitures, semelles compensées, coussinets, semelles intérieures, semelles intercalaires, rembourrages en mousse, coussinets et mousse et semelles de chaussures moulées, y compris en tant que garnitures intérieures entièrement en matières plastiques avec semelles orthopédiques intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures ; dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et de la chaussure ; articles chaussants orthopédiques, en particulier chaussons, sandales et mules orthopédiques ; semelles intérieures orthopédiques ; garnitures intérieures, y compris garnitures intérieures en matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment supports de voûte plantaire pour chaussures orthopédiques, inserts d'orteils pour chaussures orthopédiques ; articles chaussants, y compris chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de santé et de sport, y compris sandales et mules, sandales et mules pour tonifier les muscles inférieurs, tongs, chaussons, sabots, y compris ceux dotés de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), en particulier avec semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied ainsi que garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, garnitures intérieures de protection ; parties et garnitures ou accessoires des articles chaussants précités, à savoir empeignes, talonnettes, semelles, semelles intérieures, semelles intercalaires, parties de dessous de chaussures, y compris semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied, garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, en particulier semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) ou semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; semelles intérieures, semelles intercalaires ; articles chaussants, à savoir chaussures, sandales et mules ; chaussons ; bottes, chaussures, sandales et mules ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment antidérapants pour chaussures, ferrures de chaussures, trépointes de chaussures ».

Vu le recours formé le 9 janvier 2017 par la société Birkenstock et son mémoire déposé le 20 février 2018.

Vu les observations de l'INPI en date du 9 février 2018.

Vu l'audience du 22 février 2018 et les observations des parties présentes ou représentées.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE,

L'INPI fait observer que les pièces numérotées 1, 18, 23, 25 et 28 sont produites pour la première fois devant la Cour et sont donc irrecevables dans le cadre du présent recours en annulation qui est dépourvu d'effet dévolutif ; ce point n'étant pas contesté, elles seront dès lors écartées.

Dans sa décision du 11 octobre 2016 le directeur de l'INPI a retenu l'absence de caractère distinctif du signe dont l'enregistrement était sollicité par la société Birkenstock, retenant que le signe ne divergeait pas suffisamment de la norme et des habitudes du secteur pour permettre au consommateur de le percevoir comme une indication de l'origine commerciale du produit.

La société Birkenstock reproche à l'INPI tant une erreur de droit qu'une erreur d'appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, le signe est constitué par une semelle de chaussures, dont la surface destinée à être posée sur le sol est constituée d'arcs de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés, les zones ainsi délimitées sur la surface de la semelle donnant une impression visuelle semblable à un os.

L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle'.

Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques figuratives, tridimensionnelles ou « de position », ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour autant la perception du public n'est pas nécessairement la même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne et il y a lieu de rechercher si le signe en cause a un minimum de caractère distinctif permettant de distinguer les produits et services sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.

Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

Le signe en cause consiste en une forme de semelle représentée du coté destiné à être posé sur le sol et dont la surface est revêtue d'un « dessin composé de vagues formées d'arc de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés, les zones ainsi délimitées sur la surface de la semelle donnant une impression visuelle semblable à un os »; en conséquence il ne saurait être réduit à la représentation d'une simple semelle.

Si de nombreuses chaussures présentent des semelles avec des motifs, l'INPI ne présente aucune semelle reproduisant le motif pariculier de la semelle en cause donnant l'impression visuelle sur toute sa surface de l'assemblage de petits os;le signe est en effet constitué d'une semelle totalement plate, dépourvue de talon comportant un élément graphique à savoir le motif en forme d'os ; ces éléments la différencient nettement des normes du secteur et caractérisent la singularité de ce signe.

De plus le caractère distinctif d'un signe s'apprécie par rapport aux produits visés au dépôt; or celui-ci a été déposé notamment pour des produits chaussants orthopédiques qui s'adressent dès lors à un public attentif à la qualité des chaussures, quel qu'en soit le mode de distribution par des professionnels de santé ou sur des sites internet ; sont aussi visés au dépôt les articles chaussants, y compris et chaussures de travail, de loisir, de santé et de sport , articles qui visent donc des consommateurs soucieux de la qualité des produits au regard de l'activité envisagée. Le niveau d'attention de ces consommateurs sera nécessairement élevé et il prendra en compte tous les éléments de la chaussure dont la semelle y compris la face en contact avec le sol qui aura un impact notamment pour l'adhérence au sol.

Si l'INPI affirme que les rainures ont un caractère fonctionnel à savoir rendre la semelle non glissante, ce point n'est pas démontré et au demeurant le serait-il, le consommateur pertinent n'en percevrait pas moins ce signe comme une indication de l'origine commerciale du produit.

La société Birkenstock produit un sondage effectué dans 13 pays dont la France auprès de plus de 13 200 personnes dont au moins 1000 personnes par pays aux termes duquel à la question 'A votre avis quelle caractéristique décrit le mieux une sandale ou une chaussure Birkenstock'', 53% ont mentionné 'le motif spécifique de la semelle'. L'échantillon des personnes consultées, le fait que celles consultées en France ont indiqué qu'elles "attachent une grande importance aux chaussures qui les aident à garder les pieds et le système musculo squeletrtique en bonne santé et/ou aux chaussures

leur offrant un haut niveau de confort correspond parfaitement au public pertinent et dès lors la représentativité de l'échantillon retenu ne saurait être critiquée; le chiffre de 53% est donc significatif.

De plus, elle justifie que le signe dont la protection est demandée a fait l'objet d'un usage important avant même son dépôt, le modèle Arizona équipé de la semelle en cause étant commercialisé depuis 1973.

La société Birkenstock démontre ainsi que le signe en cause a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

En conséquence, c'est à tort que le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement du signe en cause et la décision rendue le 11 octobre 2016 sera annulée.

PAR CES MOTIFS

DIT que la société Birkenstock Sales est recevable et fondée en son recours.

ECARTE les pièces numérotées 1, 18, 23, 25 et 28 produites par la société Birkenstock Sales.

ANNULE la décision rendue le 11 octobre 2016 par le directeur général de l'INPI.

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Birkenstock Sales ainsi qu'au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.