Cass. com., 20 novembre 2012, n° 12-11.753

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société Hennessy fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette marque et de lui avoir interdit de commercialiser des boissons alcooliques sous la dénomination Diptyque, alors, selon le moyen :

1°) que la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées suppose une propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ; que, faute de préciser concrètement en quoi il pouvait y avoir rappel des boissons alcooliques de la société Hennessy et, en particulier, des deux cognacs "Hennessy Diptyque" par une propagande ou une publicité en faveur des produits autres que des boissons alcooliques couverts par la marque antérieure non renommée "Diptyque", ainsi que l'y invitait la société Hennessy dans ses conclusions d'appel, notamment en démontrant qu'un tel rappel était en réalité impossible à raison de quatre circonstances (nature différente des produits en cause, clientèles distinctes, réseaux de distribution distincts et présentations distinctes des signes et des produits), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique ;

2°) que la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées au sens de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique est autorisée dans les cas énumérés par l'article L. 3323-2 du même code ; qu'elle est notamment autorisée dans la presse écrite, sauf dans les publications à destination de la jeunesse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Diptyque alléguait faire de la publicité pour ses produits, sous la marque française et communautaire "Diptyque", dans des "magazines de mode ou décoration" ; que, faute de préciser de façon concrète, compte tenu de l'autorisation de la publicité directe et indirecte des boissons alcoolisées, notamment, dans la presse écrite (sauf les publications à destination de la jeunesse), en quoi le dépôt de la marque "Diptyque" par la société Hennessy pour désigner des boissons alcoolisées et l'usage de cette marque pouvaient entraîner une quelconque entrave à la publicité en faveur des produits couverts par la marque antérieure non renommée "Diptyque", notamment dans la presse écrite correspondant au public de ces produits (magazines de mode ou de décoration), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ;

3°) qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 du 8 janvier 1991 que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté par la réglementation de la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac, issue de l'article 3 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, aujourd'hui codifié sous l'article L. 1511- 3 du code de la santé publique et, a fortiori, par la réglementation de la publicité en faveur de l'alcool, issue des dispositions moins rigoureuses des articles 10-IV et 10-V de la même loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, modifiant l'article 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et créant l'article 17-1 du même code, lesquels sont aujourd'hui devenus les articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ; qu'en retenant néanmoins qu'il y avait lieu d'annuler la marque "Diptyque" n° 08 3 565 540 déposée par la société Hennessy pour des boissons alcoolisées , la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ;

4°) que si les dispositions de l'article 10-V de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, aujourd'hui codifié sous l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, doivent être lues comme autorisant l'annulation d'une marque désignant des boissons alcoolisées, une telle lecture constitue un "changement de circonstances" au sens de l'article 23-2 2° de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la L.O. n° du 10 décembre 2009, de nature à justifier la soumission des dispositions précitées à un nouveau contrôle de constitutionnalité ; que l'abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel entraînera la censure de l'arrêt attaqué ;

5°) que l'article 3-2 a) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008), selon lequel chaque Etat membre peut prévoir la possibilité d'annuler une marque "dans la mesure où l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté" ne saurait être interprété comme permettant l'annulation d'une marque déposée par un fabricant de boissons alcoolisées alors que la loi Evin, et notamment l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, autorise la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcooliques ; qu'en l'espèce, en retenant qu'une entrave prétendue apportée à la liberté d'usage d'une marque antérieure désignant des produits complètement différents de boissons alcoolisées par la réglementation de la publicité indirecte des boissons alcooliques était de nature à justifier l'annulation de la marque déposée pour désigner des boissons alcooliques (outre l'interdiction de l'usage de cette marque pour commercialiser des boissons alcooliques), sans s'interroger sur la portée de la faculté ouverte par l'article 3-2 a) de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988, la cour d'appel a opéré une confusion entre la marque susceptible d'être déclarée nulle au visa de l'article 3-2 a) de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988 et la marque dont l'usage est susceptible d'être interdit en vertu de la loi Evin, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte, ensemble celles de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'union européenne ;

6°) que l'annulation d'une marque sur le fondement de l'article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle suppose que l'usage de la marque seconde porte atteinte au monopole d'exploitation du signe enregistré à titre de marque dans le domaine protégé par le principe de spécialité ; qu'en l'espèce où les spécialités des marques "Diptyque" successivement déposées par la société Diptyque et par la société Hennessy étaient très éloignées, l'entrave à la liberté de publicité des produits désignés par les marques antérieures de la société Diptyque résultant prétendument de la réglementation de la publicité indirecte des boissons alcooliques ne pouvait donc, à la supposer établie, en rien constituer une atteinte au monopole d'exploitation sur le signe antérieurement enregistré par la société Diptyque, protégé par le droit des marques dans les seules limites du principe de spécialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des textes du droit français et communautaire des marques applicables (soit des articles L. 711-4, L. 712-2 et L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 3-2 a), 4-1 b) et 5-1 b) de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988 (repris aux articles 3-2 a), 4-1 b) et 5-1 b) de la Directive (CE) 2008/95 du 22 octobre 2008) et des articles 8-1 b) et 9-1 b) du Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (repris aux articles 8-1 b) et 9-1 b) du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009), tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'union européenne), et des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ;

7°) que la publicité indirecte des boissons alcoolisées définie à l'article L. 3323-3 du code de la santé publique est autorisée, comme leur publicité directe, dans les cas énumérés par L. 3323-2 du même code, notamment, "dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Diptyque alléguait faire de la publicité pour ses produits, sous la marque française et communautaire Diptyque, dans des "magazines de mode ou décoration ; que, dès lors, en se bornant à affirmer de façon abstraite et péremptoire, d'une part, que le dépôt de la marque "Diptyque" par la société Hennessy pour des boissons alcoolisées était "de nature à paralyser l'usage" que la société Diptyque faisait de sa marque dès lors qu'elle ne pouvait "plus exercer pleinement son droit de propriété sur le signe Diptyque" et qu'il en résultait "une perte d'efficacité de la marque antérieure constitutive d'une atteinte aux droits de marque" et, d'autre part, que "la commercialisation d'une boisson alcoolique sous ce nom" créait "par elle-même un obstacle à la libre utilisation de la marque antérieure dans la communication publicitaire", sans préciser de façon concrète en quoi la réglementation de la publicité indirecte en matière de boissons alcoolisées, nullement équivalente à une interdiction totale de publicité, pouvait même seulement priver la société Diptyque du droit de poursuivre la publicité de ses produits, sous sa marque "Diptyque", dans les magazines de mode et de décoration et limiter ainsi la libre utilisation de cette marque dans la communication publicitaire en faveur des produits couverts par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées des textes du droit des marques précités et des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique qu'est considérée comme publicité indirecte en faveur d'une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l'article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui par l'utilisation d'une marque, rappelle une telle boisson ; qu'ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque "Diptyque" divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d'une marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d'appel qui n'a pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d'autres recherches , que le dépôt de la marque "Diptyque" par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;

Attendu, en deuxième lieu que, si les dispositions visées à la troisième branche n'affectent pas le droit de propriété sur une marque, c'est à la condition qu'elle ait été régulièrement déposée ;

Attendu, enfin, que la quatrième branche est devenue sans objet par l'effet de la décision d'irrecevabilité n° 860 FS-D de la question prioritaire de constitutionnalité, déposée dans le cadre de ce pourvoi et rendue le 5 juillet 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Diptyque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance partielle de ses droits sur la marque française numéro 1 680 475 à compter du 29 septembre 1996, alors, selon le moyen, que le demandeur en déchéance de droits de marque ne justifie d'un intérêt à agir que lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Hennessy justifiait d'un intérêt à agir en déchéance partielle des droits de la société Diptyque sur sa marque française n 1 680 475, sans caractériser en quoi cette demande en déchéance partielle tendrait à lever une entrave à l'usage du signe Diptyque dans le cadre de son activité économique ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que la société Diptyque invoquait, à l'appui de ses demandes contre la société Hennessy, les droits qu'elle tirait de cette marque, cependant que l'éventuel prononcé d'une déchéance partielle demeurait sans incidence sur l'issue de l'action engagée à son encontre par la société Diptyque sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; qu'ayant relevé que la société Diptyque invoquait à l' appui de ses demandes contre la société Hennessy les droits qu'elle tirait de sa marque française numéro 1 680 475, la cour d'appel a pu retenir que la société Hennessy avait un intérêt à demander la déchéance même partielle de ces droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Diptyque fait grief à l'arrêt d 'avoir rejeté ses demandes fondées sur la renommée des marques française et communautaire "Diptyque", alors, selon le moyen :

1°) qu'en relevant que la société Diptyque n'aurait pas contesté que les produits concernés par ses marques étaient des produits de consommation courante qui concernaient le grand public constitué de l'ensemble des consommateurs moyens, quand la société Diptyque n'a jamais soutenu rien de tel et faisait, au contraire, valoir qu'il s'agissait de produits de luxe, qu'ils n'étaient pas destinés à l'ensemble des consommateurs français et qu'ils s'adressaient à une clientèle de prestige, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Diptyque, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) qu'une marque renommée est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ; que ce public s'apprécie en fonction des produits ou services commercialisés par le titulaire de la marque ; qu'en se bornant à relever que les produits figurant au libellé des marques de la société Diptyque étaient des produits de consommation courante qui concernent le grand public, sans tenir compte des produits commercialisés par la société Diptyque, et sans rechercher si ces produits, distribués de manière très sélective, n'étaient pas destinés à une clientèle de prestige et ne concernaient donc pas le public constitué de cette clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, paragraphe 1, sous c) du Règlement (CE) sur la marque communautaire et l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Mais attendu qu'ayant écarté la thèse selon laquelle le public concerné était une clientèle de prestige et retenu qu'il y avait lieu de prendre en compte la connaissance des marques en cause dans le grand public et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.