CA Paris, 4e ch. A, 6 février 2002, n° 972587

FAITS ET PROCEDURE La société BLACK & DECKER

CORPORATION, titulaire de marques portant sur une combinaison de couleurs jaune et noire, appliquée de manière spécifique sur ses produits, et la société BLACK & DECKER Inc, titulaire de 23 modèles, fabriquent et commercialisent, aux USA et dans le monde entier, des outils de bricolage. La société BLACK& DECKER FRANCE exploite, depuis 1995, sur le marché français, ces outils sous la marque De WALT. Une licence, non exclusive, lui a été consentie sur la marque n° 97.659.898 et sur les modèles, aux termes de deux contrats du 16 février 1998, régulièrement inscrits, le 13 mars 1998, au registre national des marques, sous le n° 251.371, et au registre national des modèles, sous le n° 2080. Reprochant à la société PRODUCTION OUTILLAGE ELECTRIQUE, P.O.E.

d’avoir abandonné, en 1997, les couleurs bleue et noire, sous lesquelles elle commercialisait les outils de marques PEUGEOT, au profit des couleurs jaune et noire, dans des conditions portant, selon elles, atteinte tant à leurs droits de marques et de modèles, qu’à leurs produits, les sociétés BLACK & DECKER CORPORATION et BLACK & DECKER Inc ont mis en demeure cette société, par lettre du 27 juin 1997, de mettre fin à cette utilisation. Par acte du 4 novembre 1997, la société P.O.E. a assigné les sociétés BLACK & DECKER CORPORATION et BLACK & DECKER

Inc, devant le tribunal de grande instance de PARIS, en nullité   des   marques   et   des   modèles.   Par   acte   du 9     avril     1998,     les     sociétés     BLACK     &     DECKER CORPORATION,  BLACK  &  DECKER  Inc  et  BLACK & DECKER FRANCE ont assigné, devant le même tribunal, la société P.O.E. en contrefaçon de marques et de modèles et en concurrence déloyale. Me J, administrateur judiciaire, et Me GUYON, représentant des créanciers de la société P.O.E., placée en redressement judiciaire, ont été appelés à l’instance, le 19 octobre 1998. Par jugement du 14 septembre 1999, le tribunal de grande instance de PARIS, estimant que les marques, en ce qu’elles revendiquaient une combinaison spécifique des couleurs jaune et noire, étaient valables, mais prétendant que les modèles étaient antériorisés de toute pièce par  le catalogue de la société P.O.E. du 1er janvier 1997, a annulé les 23 modèles et débouté les parties du surplus de leur demande. Les sociétés BLACK & DECKER CORPORATION,  BLACK  &  DECKER  Inc  et  BLACK  & DECKER FRANCE ont interjeté appel de cette décision, le 20 octobre 1999. Apprenant que la totalité de l’actif de la société P.O.E. avait été cédée, le 15 décembre 1998, à la société FABRICATION OUTILLAGE ELECTRIQUE F.O.E., les sociétés BLACK & DECKER ont appelé cette société devant la Cour en intervention forcée, ainsi que Me  J et Me GUYON, ès qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers et  liquidateur  judiciaire, ladite société F.O.E. ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte, le 18 juillet 2001, et convertie en liquidation judiciaire, le 4 septembre 2001. VU les conclusions du 17 décembre 2001 aux termes

desquelles les sociétés BLACK & DECKER CORPORATION, BLACK & DECKER Inc et BLACK& DECKER FRANCE :

- prétendent qu’elles sont recevables en leur intervention,

prétentions et demandes et de les condamner à leur payer la somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les écritures du

28  novembre  2001  par  lesquelles   la   société   F.O.E., Me GUYON, ès qualités de représentant des créanciers et forcée à l’encontre de la société F.O.E. et de leurs mandataires judiciaires, lesquels lui ont sciemment celé la cession de la totalité des actifs de la société P.O.E.,

- réitérant devant la Cour leurs prétentions tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale, lui demandent, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de : dire qu’en commercialisant des outils sous le décor résultant de la combinaison des couleurs jaune et noire, les sociétés P.O.E. et F.O.E., prises en la personne de Me J et de M° G, ès qualités, ont commis des actes de contrefaçon de marques au détriment de  la société BLACK & DECKER CORPORATION, des actes de contrefaçon de modèles au détriment de  la  société BLACK & DECKER Inc, ainsi que des actes  de concurrence déloyale au détriment de la société BLACK & DECKER FRANCE, prononcer les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication qui s’imposent, dire que les sociétés P.O.E. et F.O.E., prise en la personne de Me J et  de  Me  GUYON,  sont  débitrices,  à  l’égard  de  chacune,

- soulèvent l’irrecevabilité des demandes en intervention forcée formées à leur encontre, comme tardives, par application des articles 331 et 555 du nouveau Code de procédure civile, le jugement de cession de la totalité des actifs de la société P.O.E. rendu le 15 décembre 1998, ayant été publié au BODAC dès le 19 janvier 1999,

- demandent, subsidiairement, à la Cour, outre la  mise hors  de  cause  de  M°  J  dont  la  mission  a  pris  fin,  le 4 septembre 2001, lors du jugement de liquidation judiciaire, de débouter, les sociétés BLACK & DECKER de l’intégralité de leurs demandes pour des motifs identiques à ceux exposés par la société P.O.E., et de condamner ces sociétés à payer à la société F.O.E., agissant par son mandataire liquidateur, la somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure d’elles, d’une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision :

DECISION  Considérant  que  les  missions  de  Me Je,

- pour la société BLACK & DECKER CORPORATION à deux fois 30 000 ,

- pour la société BLACK & DECKER Inc à deux fois 40 000 ,

- pour la société BLACK& DECKER FRANCE à deux fois 50 000 ,

-subsidiairement, fixer le montant des dommages- intérêts dûs à chacune des sociétés aux sommes de :

- 60 000 euros, pour la société BLACK & DECKER CORPORATION,

- 80 000 euros pour la société BLACK & DECKER Inc,

-100 000 euros pour la société BLACK& DECKER FRANCE,

- condamner les sociétés P.O.E. et F.O.E. prises en la personne de Me J et de Me GUYON, ès qualités, à payer à

chacune d’elles la somme de 100.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 10.000? en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, fixer à la somme de 100.000? la créance de chacune d’elles à valoir au passif des sociétés P.O.E. et F.O.E., dire que les créances de BLACK & DECKER bénéficient du  privilège de l’article 40 de la loi de 1985 (art. L 621-32 du Code de commerce)     pour     les     faits     commis     depuis     le

29  juillet  1998  pour   la   société   P.O.E.   et   depuis   le 18 juillet 2001 pour la société F.O.E ; Vu les conclusions du 28 novembre 2001 par lesquelles la société P.O.E., Me J, ès

qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession, Me GUYON, représentant

des créanciers, réitèrent leurs prétentions tant sur la nullité des marques et modèles qui leur sont opposés que sur l’absence de contrefaçon, d’actes distincts de concurrence déloyale et de préjudice, demandant à la Cour, outre la mise hors de cause de M° J dont le mandat d’administrateur judiciaire de la société P.O.E. a cessé, de débouter les sociétés BLACK & DECKER de toutes leurs

qualité d’administrateur judiciaire des sociétés P.O.E. et F.O.E. ont pris fin, la première, le 21 décembre 1998, la seconde, le 4 septembre 2001 ; que Me  J est donc bien fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

I – SUR     LA     RECEVABILITE     DE     L’INTERVENTION

FORCEE DE LA SOCIETE F.O.E. :

Considérant que l’article 555 du nouveau Code de procédure civile dispose que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui y ont intérêt, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; Que pour prétendre à l’irrecevabilité de l’intervention forcée formulée à son encontre, la société F.O.E., aujourd’hui représentée par Me GUYON, ès qualités de mandataire liquidateur, soutient que la demande est tardive  et  la prive d’un double degré de juridiction, alors que le jugement ordonnant le plan de cession de la totalité des actifs   de   la   société   P.O.E.   à   son   profit,   rendu   le 15 décembre 1998, a fait l’objet d’une publication au BODAC dès le 19 janvier 1999 ainsi qu’au registre du commerce de Montbéliard, et  qu’il  n’existe  aucun élément nouveau révélé par le jugement ou survenant postérieurement à celui-ci qui impliquerait sa mise en cause par application du texte susvisé ; Mais considérant, alors que sa mission avait pris fin, le 21 janvier 1999, et que sa demande de mise hors de cause a été formulée pour la première fois en appel, le 28 novembre 2001, Me J, se disant représenter la société P.O.E., s’est abstenu, ainsi que Me GUYON, représentant des créanciers, de révéler la situation réelle de la société, au mépris de la plus élémentaire loyauté qui doit présider aux débats judiciaires ; Que cette prise de position, aussi erronée que mensongère, entretenue lors de l’audience du 7 juin 1999, traduit un comportement déloyal  et  une  volonté délibérée de tromper les sociétés BLACK & DECKER, lesquelles ont d’autant plus légitimement pu  prêter  foi aux  déclarations  qui  leur  étaient  faites  que  la  société P.O.E. leur avait spontanément révélé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 8 septembre 1998 ; Qu’il n’est nullement allégué que la société F.O.E., en raison des circonstances particulières de l’affaire, n’avait pas connaissance de la situation réelle ; que l’adoption d’une dénomination F.O.E., très proche de celle de la société liquidée, qui traduit l’intention manifeste de créer un risque de confusion dans l’esprit des  tiers,  conforte  cette  assertion ;  Que  Me   GUYON, représentant actuel de la société F.O.E., ne peut valablement exciper de ces turpitudes pour prétendre que l’appel en intervention devant la Cour serait irrecevable comme étant tardif ; Que le moyen d’irrecevabilité sera, dans ces conditions, écarté ; II – SUR LES DEMANDES DE NULLITE DE  MARQUES  DE  LA  SOCIETE  BLACK  & DECKER CORPORATION : Considérant que les sociétés intimées ne contestent pas  la  validité  de  la  marque n° 97.659.898, déposée, le 21 janvier 1997, sous priorité Bénélux du 10 décembre 1996, portant sur la combinaison des couleurs jaune et noire (pantone 116 à 123) pour désigner des outils électriques tenus à la main actionnés par moteur, à l’exclusion des outils de jardinage, incluant les perceuses, perceuses à percussion, coupoirs, scies, scies à chantourner, scies circulaires, scies à onglets, scies pour découper, couteaux, machines à ébarber et rogner, raboteuses, tourne-vis, perceuses-visseuses, cloueuses, marteaux, marteaux rotatifs, marteaux pneumatiques, rectifieuses d’angle, polisseuses, ponceuses à feuilles, bandes et disques ; Qu’elles contestent, en revanche, la validité des huit autres marques figuratives, constituées, chacune, par la représentation photographique d’un outil électrique,  déposées  les  7  mars  1997,  (n°  97.667.468, n° 97.667.469, n° 97.667.470), 26 mars 1997 (n° 97.670.487) et 7 mai 1997 (n° 97.677.039, n° 97.677.040, n° 97.677.041 et n°97.677.042), pour désigner, en classe 7, les outils électriques tenus à la mains actionnés mécaniquement, prétendant, à cet effet, qu’elles ne sont pas distinctives dès lors qu’elles sont constituées par la représentation d’un outil électrique dont la forme est conditionnée par la fonction et que les couleurs, primaires, sont revendiquées sans nuance particulière ; Mais considérant que la société BLACK & DECKER CORPORATION leur objecte pertinemment que les marques en cause sont valables, dès lors qu’elles portent sur une combinaison de couleurs, jaune et noire, disposées de façon particulière, sur les différentes parties des outils reproduits ;  qu’il  importe peu que la combinaison, parfaitement arbitraire, porte sur les couleurs primaires, ni que le jaune, qui participe à cette combinaison, soit revendiqué sans nuance précise ; Que la demande en nullité de marques a été, à juste raison, écartée ; III – SUR LES DEMANDES DE NULLITE DES MODELES DE LA SOCIETE BLACK & DECKER INC :

Considérant   que    les    intimés    prétendent    que    les 23 modèles déposés, le 20 avril 1997, sous le n° 97.2587, par la société BLACK & DECKER Inc, constitués par la représentation photographique de l’outil sur lequel ils portent, sont nuls dès lors que les formes revendiquées sont inséparables du résultat technique auquel elles permettent de parvenir, et purement fonctionnelles, que les couleurs invoquées sont des couleurs primaires qui, appartenant au domaine public, ne peuvent faire l’objet d’appropriation privée, que les modèles en cause sont dépourvus de nouveauté, les actes de commercialisation effectués par la société BLACK& DECKER FRANCE antériorisant les dépôts effectués par la société BLACK & DECKER Inc et la société P.O.E. utilisant déjà la combinaison jaune et noire pour les outils de bricolage avant la publication des dits modèles ; Mais considérant que la société BLACK & DECKER Inc est parfaitement fondée à revendiquer l’effet extérieur de la combinaison jaune et noire qui donne une apparence propre à chacun des outils concernés ; que cette combinaison spécifique n’est nullement imposée par la fonction technique des produits ; que les intimés opposent en vain à la société BLACK & DECKER Inc, titulaire des modèles, la commercialisation antérieure de ceux-ci par la société BLACK & DECKER FRANCE, cette divulgation,  qui émane de l’ayant cause direct  du  déposant antérieurement au 1er octobre 2001, n’étant pas de nature à affecter la nouveauté du modèle ; qu’ils invoquent également, à tort, l’utilisation qu’elles ont faite de la combinaison jaune et noire antérieurement au dépôt en se référant, à cet effet, à leur catalogue de janvier 1997, cette utilisation étant elle-même amplement antériorisée par celle de la société BLACK& DECKER FRANCE entreprise, de manière incontestée, dans le courant de l’année 1995 ; Qu’ils soutiennent, en vain, sans le démontrer, que les couleurs jaune et noire seraient usuelles pour présenter des outils de bricolage domestique, lesquelles ne sont pas de même nature que les outils de jardinage qu’ils opposent à cet effet, au surplus expressément exclus des revendications des marques ; Que les pièces produites, qui concernent des marchés étrangers, comme KANGO, en Allemagne, ou VALEX en ITALIE, ou qui sont, soit postérieures, comme VALEX (1998) VIEKING (août 1997), CARREFOUR (1997) RONDYL (1997/1998), soit non datées, comme NORWOOD ou CHEVRON, sont dépourvues de pertinence, étant toutes antériorisées par les propres produits BLACK & DECKER ; Que l’impression visuelle d’ensemble des modèles en cause, qui diffère des autres produits qui peuvent valablement leur être opposés, est nouvelle ; Que le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la nullité des 23 modèles, doit, dans ces conditions, être infirmé ; IV – SUR    LES    ACTES    DE    CONTREFAÇON    ET    DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que pour contester les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, les intimés font valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits en présence, la nuance de jaune « RAL 4002 » qu’ils utilisent se distinguant nettement, selon eux, de la nuance de jaune revendiquée par les dépôts des sociétés BLACK & DECKER, les outils concernés n’étant pas destinés à la même  clientèle  et étant revêtus des dénominations « PEUGEOT » et « DE WALT » permettant de les distinguer ; Mais considérant, comme le souligne pertinemment les sociétés BLACK & DECKER, que le jaune utilisé par la société P.O.E., s’il est plus orangé que celui qu’elles utilisent, n’en demeure pas moins très proche et peut être confondu, que ce soit par l’utilisateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps sous les yeux des produits qui en  sont revêtus ou par l’utilisateur averti ; Que les outils De WALT, même s’ils sont effectivement  destinés  aux professionnels, n’en sont pas moins diffusés dans les mêmes magasins et sur internet ; Que le risque de confusion entre les outils en présence se trouve renforcé par  l’impression  visuelle  d’ensemble  prépondérante  qui s’en dégage et que l’apposition des dénominations PEUGEOT et DE WALT ne permet pas, en l’espèce, d’éviter ;

Que les griefs de contrefaçon de marques et  de contrefaçon de modèles au détriment des sociétés BLACK & DECKER CORPORATION et BLACK & DECKER Inc sont parfaitement établis pour la période postérieure à la publication de ceux-ci, lesquels ont été au surplus dénoncés, le 27 juin 1997 à la société P.O.E. ; Que la société BLACK& DECKER FRANCE qui exploite, sur le marché français, depuis 1995, sous la marque De WALT, les outils BLACK & DECKER, est bien fondée en son grief de concurrence déloyale, la société P.O.E. ayant manifestement recherché, en abandonnant la couleur bleue et noire au profit de la couleur jaune et noire distinctive des produits BLACK & DECKER, à créer, de façon illicite, un risque de confusion dans l’esprit  du public et à s’approprier la réputation de qualité qui s’attache de façon incontestée aux produits de sa concurrente, au détriment de celle-ci ; V – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES : Considérant que les atteintes portées aux droits de marques et de modèles ont nécessairement causé aux sociétés BLACK & DECKER CORPORATION et BLACK & DECKER Inc qui en sont respectivement titulaires, un préjudice ; que ce préjudice est d’autant plus grave que les faits ont perduré ; Qu’eu égard aux procédures collectives des sociétés P.O.E. et F.O.E., les sociétés BLACK & DECKER ne peuvent valablement prétendre à une quelconque condamnation, et ne peuvent se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, du bénéfice de l’article 40 de loi de 1985 faute par elles de distinguer précisément les faits dont la cause serait postérieure à l’ouverture des procédures collectives ou de fournir tous éléments nécessaire pour le faire ; Que, sans qu’il soit besoin de recourir à  une  mesure d’expertise, la créance indemnitaire des sociétés appelantes, pour l’entier préjudice qui leur a été causé, doit être fixée, à l’encontre de chacune des société P.O.E. et F.O.E., prises en la personne de Me GUYON, aux sommes de :

- 30 000 euros pour la société BLACK & DECKER CORPORATION au titre de la contrefaçon de marques,

- 30 000 euros pour la société BLACK & DECKER Inc au titre de la contrefaçon de modèles,

- 50 000 euros pour la société BLACK& DECKER FRANCE au titre de concurrence déloyale, Qu’il convient, au surplus, de prononcer les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication qui s’imposent, selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après ; Considérant que si le caractère abusif de la procédure entreprise par la société P.O.E. n’est pas suffisamment établi et s’il convient en conséquence de débouter les appelantes de la demande de dommages-intérêts qu’elles ont formulée à ce titre, il convient, en revanche, de leur faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de fixer à 10 000 la créance que chacune d’elles pourra faire valoir au passif des sociétés intimés ; Que les sociétés intimées, prises en la personne de Me GUYON, qui succombent, doivent être déboutées des demandes qu’elles ont formulées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a reconnu la validité des marques déposés par la société BLACK & DECKER CORPORATION, Et statuant à nouveau, Dit les sociétés BLACK & DECKER CORPORATION, BLACK & DECKER Inc et BLACK& DECKER FRANCE recevable en leur demande d’intervention forcée formée à rencontre de la société F.O.E., de Me J et de Me GUYON, ès qualités, Met hors de cause Me J, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés P.O.E. et F.O.E., REJETTE les demandes en nullité des marques de la société BLACK & DECKER CORPORATION et en nullité des modèles de la société BLACK & DECKER Inc ; Dit qu’en commercialisant des outils reprenant la combinaison de couleurs jaune  et noire, les sociétés P.O.E. et F.O.E., prises en la personne de Me G, ont commis des actes de contrefaçon de marques, au détriment de la société BLACK & DECKER CORPORATION, de contrefaçon de modèles au détriment de la société BLACK & DECKER Inc et de concurrence déloyale au détriment de la société BLACK& DECKER FRANCE ; En conséquence, fait interdiction aux société P.O.E. et F.O.E. prises en la personne de Me G es qualités, de faire usage de la combinaison susdite pour les outils dit de bricolage, sous astreinte de 152, 45 par infraction constatée et de 15.244, 90? par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, Ordonne la confiscation de tout support litigieux aux fins de destruction, Ordonne la publication de la présente décision, dans 5 journaux ou revues, au choix des sociétés appelantes, la charge des frais de cette publication incombant à Me GUYON et la créance de ce chef, au passif des sociétés P.O.E. et F.O.E. devant être fixée à la somme de 5.335, 72? par insertion, Fixe la créance indemnitaire au passif de chacune des société P.O.E. et F.O.E. aux sommes de :

- 30 000 euros pour la société BLACK & DECKER CORPORATION au titre de la contrefaçon de marques,

- 30 000 euros pour la société BLACK & DECKER Inc au titre de la contrefaçon de modèles,

- 50 000 euros pour la société BLACK & DECKER FRANCE au titre de la concurrence déloyale, Fixe la créance indemnitaire au passif des sociétés P.O.E. et F.O.E. due à chacune des sociétés appelantes, à la somme de 10.000? au titre de leurs frais irrépétibles d’instance, REJETTE toute  autre  demande,  Met  les  dépens  à  la  charge  de. Me  GUYON  ès  qualités  de  mandataire  liquidateur  des sociétés P.O.E. et F.O.E. et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément  aux  dispositions  de  l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et dans le respect des prescription de la loi du 25 janvier 1985.