Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-15.435

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Orange, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL n'ont produit aucun moyen contre les dispositions de l'arrêt du 19 septembre 2012 ; que la déchéance de leur pourvoi est dès lors encourue ;

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 13 décembre 2012 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que les sociétés France télécom, TDF, Philips et Institut für Rundfunktechnik, copropriétaires du brevet européen n° 0 402 973 (EP 973), échu depuis le 29 mai 2010, ainsi que, pour la troisième, propriétaire du brevet européen n° 0 568 532 (EP 532) expirant le 27 juin 2011, portant tous deux sur des systèmes de transmission numérique, des procédés et des dispositifs pour le codage et/ou le décodage de signaux compressés constituant une technologie dite « MPEG Audio », la société Audio MPEG, concessionnaire d'une licence exclusive sur ces deux brevets et la société SISVEL, bénéficiaire d'une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts hors Etats-Unis, ayant constaté que la société Electro dépôt offrait à la vente des téléviseurs comportant la mention « compatible DVB/TNT », l'ont, par acte du 31 mai 2011, fait assigner, sur le fondement des articles L. 615-3 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir des mesures provisoires d'interdiction, de saisie réelle, de retrait des produits contrefaisants et de publication, le paiement d'une provision en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon et la communication de documents et informations ; qu'antérieurement, les sociétés Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL, invoquant le brevet EP 532, avaient été autorisées, par ordonnances du 20 mai 2011, à pratiquer des saisies-contrefaçons par voie de saisie description et de saisie réelle dont les opérations se sont déroulées les 23 et 24 mai 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL recevables à agir, sur le fondement du brevet EP 973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que lorsqu'il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d'empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu'elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d'un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu'ayant constaté que le brevet EP 973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l'acte introductif de l'instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d'appel ne pouvait déclarer les sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu'au jour où le premier juge a statué, l'action n'était pas prescrite, l'arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP 973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l'expiration du titre et à mettre en oeuvre le droit d'information devant leur permettre d'évaluer ledit préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL recevables à agir sur le fondement du brevet EP 532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L. 615-2 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d'un droit exclusif d'exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et SISVEL, qui bénéficient, non d'un droit exclusif d'exploitation, mais seulement d'un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu'elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société SISVEL, la société Institut Für Rundfunktechnik était elle-même irrecevable à agir ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société Institut Für Rundfunktechnik est titulaire du brevet EP 532 et que la société Audio MPEG est titulaire d'une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société SISVEL, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en oeuvre la norme ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'en application des dispositions combinées des articles L. 615-2 , alinéas 1 et 5, et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que l'apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP 532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en oeuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l'étendue des actes de contrefaçon du brevet EP 532, étendre à l'ensemble des sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 000 euros à valoir sur le préjudice subi jusqu'à la date d'expiration du brevet EP 532 et de 50 000 euros, à valoir sur le préjudice subi jusqu'à la date d'expiration du brevet EP 973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que lorsqu'il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d'empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu'elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d'un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu'ayant constaté que les brevets EP 532 et EP 973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d'appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l'étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu'à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu'au jour où le premier juge a statué, l'action engagée sur le fondement des brevets EP 973 et EP 532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n'était pas prescrite, c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d'appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l'expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d'information devant leur permettre d'évaluer ces préjudices ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que l'apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP 532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en oeuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d'examen du brevet EP 532 devant l'office européen des brevets (l'OEB) et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l'égard des sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l'étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 000 euros et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°) que saisie en référé sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l'atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d'apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d'appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle au seul caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l'atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l'ordonnance, qu'aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d'évidence ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel à laquelle il incombait d'apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu'elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l'évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

2°) que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d'informations commerciales et la condamnation au paiement d'une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu'en refusant à la société Electro dépôt le droit d'obtenir la communication du dossier d'examen devant l'OEB du brevet EP 532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l'examen du moyen de nullité du brevet tiré de l'extension du brevet au-delà du contenu d'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d'examen devant l'OEB du brevet EP 532 était nécessaire à l'examen du moyen de nullité du brevet tiré de l'extension du brevet au-delà du contenu d'origine ; qu'en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) que lorsque le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c'est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l'absence d'expertise sur les produits saisis, la cour d'appel a considéré que le seul fait d'afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP 532, revendiquant un procédé d'obtention d'un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu'il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu'en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l'atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n'était pas nouveau et que le titulaire du brevet n'avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 615-5-1 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro dépôt a été en mesure d'opposer la nullité du brevet EP 532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d'examen préliminaire devant l'OEB ; qu'il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu'en effet, les différences formées à l'étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu'en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d'échelle croissants que décroissants, même s'il est indiqué que les facteurs d'échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d'échelle décroissants, que l'exemple chiffré concerne deux cas, l'un avec un facteur d'échelle décroissant et l'autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu'il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d'activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l'étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d'échelle décrits à l'étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d'échelle, ne résulte pas de l'art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l'homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l'arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l'absence d'expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d'afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP 532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP 532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d'annulation et que les sociétés Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l'arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France télécom, TDF, Philips, Institut Für Rundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d'apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l'atteinte à ses droits ou l'imminence d'une telle atteinte, n'est pas tenu, quand il n'entend se prévaloir que de la description effectuée par l'huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l'arrêt relève qu'il résulte des notes d'audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n'était donc pas nouvelle en cause d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du tribunal de grande instance, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu les articles L. 615-3 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l'arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L. 613-3, L. 615-3 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen du pourvoi principal :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2012 ;

Rejette le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2012 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Electro dépôt France aux dépens.