CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 décembre 2017, n° 17/00728

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d'enregistrement date du 6 novembre 2015 n°154217303 issue de la transformation de la marque internationale enregistrée le 8 août 2003 n°811 004, présentée par la sété GLP Artist Marketing GmbHen devenue la société N. Consulting, etportant sur le signe verbal : THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the All Stars.

Vu l'opposition formée le 6 janvier 2016 par M. Maurice W. la base du signe, WIND & FIRE, qui constituerait une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour désigner les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement tels que les disques, CDs et DVDs. Tee-shirts. Services et conduite de concerts, représentation de spectacles et divertissements ».

Vu la décision rendue le 6 octobre 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle) ci-après l'INPI (qui a déclaré irrecevable l'opposition motif que les pièces fournies par le requérant n'établissaient pas la notoriété du signe, WIND & FIRE, à titre de marque, en France.

Vu le recours contre cette décision formé le 6 janvier 2017 par la société Earth, Wind & Fire IP LLC indiquant venir aux droits de M. Maurice W. décédé le 4 février 2016 et son mémoire reçu au greffe le 6 février 2017,

Vu le mémoire en réplique de la société N. Consulting reçu au greffe le 6 octobre 2017,

Vu les observations de l'INPI reçues au greffe le 22 septembre 2017,

Vu l'audience du 26 octobre 2017,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE

Au soutien de son recours, la société Earth, Wind & Fire IP LLC indique venir aux droits de Maurice W. et se prévaut d'une marque non déposée mais notoire EARTH, WIND & FIRE. Elle critique sur ce fondement la décision de l'INPI d'avoir déclaré son opposition irrecevable.

La société N. Consulting et l'INPI conclut au rejet des pièces numérotées 47, 48, 49, 58 et 59 et à la confirmation de l'irrecevabilité de l'opposition retenue par l'INPI, faute d'établir notoriété du signe, WIND & FIRE,à titre de marque, en France.

Sur le rejet des pièces n°47, 48, 49, 58 et 59 produites par la société Earth, Wind & Fire IP LLC

La société Earth, Wind & Fire IP LLC ne conteste pas n'avoir pas communiqué ses pièces 47, 48, 49, 58 et 59 durant la procédure d'opposition.

Le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte.

Les pièces 47, 48, 49, 58 et 59 produites pour la première fois devant la cour par la société Earth, Wind & Fire IP LLC seront écartées des débats.

Sur la notoriété invoquée de EARTH, WIND & FIRE à titre de marque

La société GLP ARTIST MARKETING GmbH devenue la société N. Consulting a déposé la demande d'enregistrement n° 154217303, issue de la transformation de la marque internationale enregistrée le 8 août 2003 n° 811 004 portant sur le signe verbal portant sur le signe verbal THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the All Stars pour désigner les produits et services suivants :

* en classe 9 « supports de stockage de sons, notamment CD et cassettes de musique »

* en classe 25 « vêtements »

* en classe 41 « divertissements ».

La société Earth, Wind & Fire IP LLC revendique des droits sur la marque non enregistrée EARTH, WIND & FIRE pour les produits et services identiques énoncés comme «Supports d'enregistrement tels que les disques, CDs et DVDs. Tee-shirts. Services et conduite de concerts, représentation de spectacles et divertissements».

L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle ouvre la faculté de faire opposition au propriétaire d'une marque antérieure non déposée mais notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris.

Cette notoriété constitue en application de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris , une voie exceptionnelle d'acquisition du droit de marque, en principe conditionnée au dépôt.

Cependant et conformément aux termes de l'article R. 712-14-1° du même code, l'opposition doit alors comporter «les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée» des droits de l'opposant sur la marque antérieure et leur défaut est sanctionné par l'irrecevabilité du recours.

Il convient dès lors de vérifier pour chacun des services ou produits opposés si les termes WIND & FIRE étaient connus par une large fraction du public français à titre de marque au moment du dépôt de la marque contestée le 8 août 2003.

S'agissant des «services et conduite de concerts, représentation de spectacles et divertissements»

Il ressort des éléments produits aux débats et non contestés que le groupe de musique américain, WIND & FIRE est un groupe très connu des années 70 qui a perduré dans les décennies qui ont suivies.

Le groupe était indiscutablement connu en 2003, y compris en France, même s'il ne s'y était produit que peu souvent, 5 fois avant la date du 8 août 2003 dont 2 fois dans des festivals.

Pour autant la notoriété d'un groupe de musique et de son nom ne signifie pas pour autant l'usage du signe EARTH, WIND & FIRE à titre de marque pour désigner des « Services et conduite de concerts, représentation de spectacles et divertissements ».

Or la cour constate que les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier de l'usage du nom du groupe à titre de marque pour les services ci dessus désignés dès lors que le seul fait d'utiliser son nom pour se produire sur scène ne peut être suffisant pour justifier d'un usage à titre de marque.

S'agissant des «supports d'enregistrement tels que les disques, CDs et DVDs»

De la même manière, il n'est pas non plus contestable, ni contesté, que le groupe a enregistré de nombreux albums dont certains morceaux devenus mythiques, qui se sont très bien vendus dans le monde et notamment en France.

Pour autant, ceux-ci n'établissent pas l'usage à titre de marque du signe, WIND & FIRE pour désigner des «Supports d'enregistrement tels que les disques, CDs et DVDs».

En effet, ce signe ne sera pas perçu comme l'indicateur de l'origine commerciale des produits en cause mais comme l'indicateur de leur origine artistique.

Le public achètera les disques mentionnant EARTH, WIND & FIRE pour être assuré du contenu musical et non de la provenance du support enregistré.

S'agissant des «Tee-shirts»

De même la mention du nom du groupe musical sur des tee-shirts, permet de se convaincre du goût d'un certain public pour la musique de ce groupe et non de l'utilisation du signe à titre de marque pour des vêtements pour distinguer l'origine commerciale des vêtements.

Dès lors la décision du directeur de l'INPI qui a déclaré irrecevable opposition formée le 6 janvier 2016 doit en conséquence être confirmée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces n°47, 48, 49, 58 et 59 de la société Earth, Wind & Fire IP LLC.

Rejette le recours de la société Earth, Wind & Fire IP LLC contre la décision de l'INPI du 6 octobre 2016.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Earth, Wind & Fire IP LLC, à la société N. Consulting GmbH, anciennement dénommée GLP Artist Marketing GmbH ainsi qu'à monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.