CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 octobre 2016, n° 15/18737

Exposé des faits

La SA Guerlain, filiale du groupe LVMH, est une société qui crée et commercialise des parfums de luxe et des produits cosmétiques.

Elle indique commercialiser depuis 1987 une poudre de maquillage pour le visage dénommée « Météorites », se présentant sous la forme d'un mélange de petites boules de couleurs pastel conditionnées dans une boîte cylindrique.

La société Guerlain est notamment titulaire :

- de la marque figurative française n° 07 3 488 630 déposée en noir et blanc le 16 mars 2007, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes,

- de la marque figurative française n° 07 3 507 901 déposée en couleurs le 20 juin 2007, pour designer des cosmétiques en classe 3, et décrite comme représentant des petites billes aux tons pastel rose, jaune, mauve, blanc et bleu,

- de la marque figurative communautaire n° 006354807 déposée en couleurs le 2 octobre 2007, enregistrée le 23 janvier 2009, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes de couleurs nacre, or, pêche, chocolat, beige lin, beige rose et noir,

- de la marque figurative communautaire n° 006354781 déposée en couleurs le 2 octobre 2007,

enregistrée le 22 janvier 2009, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes de couleurs rose, nacre, pourpre, pêche, abricot et champagne.

La société la Brosse et Dupont, (ci-après désignée la société LBD), se présente comme une société détenue par le groupe LVMH jusqu'en 2010 et a notamment pour activité la distribution de produits de maquillage et de soin. Elle expose commercialiser, sous la marque « MISS DEN » dont elle est titulaire, une poudre de teint présentée sous forme de petites sphères de taille identique, contenues dans un poudrier transparent cerclé d'une bande noire, et fabriquée par la société de droit italien Chromavis SpA.

Le 20 mars 2014, la direction des opérations douanières du Havre a notifié à la Guerlain la retenue de 96 boîtes de perles de teint 'bonne mine' de couleurs verte, blanche, rose et mauve, et de 10.109 boîtes de perles de teint 'correction' de couleurs dorée, rosée et cuivrée, présumées contrefaire ses marques figuratives désignant ses produits de maquillage « Météorites », et l'a informée que les marchandises retenues étaient conservées au sein d'un entrepôt situé Zone Industrielle La Prairie, 60 370 Hermes, appartenant à la société LBD.

Par ordonnance du 16 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Guerlain à faire procéder à une saisie contrefaçon des produits retenus par les douanes et les opérations de saisie contrefaçon se sont déroulées le 22 avril 2014.

C'est dans ces circonstances que, après un échange de courriers avec la société LBD, la société Guerlain a, par acte d'huissier en date du 19 mai 2014, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal en contrefaçon de marques, et à titre subsidiaire, en concurrence parasitaire.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2014, la société LBD a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société de droit italien Chromavis SpA, fabriquant des produits litigieux.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 mai 2015.

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé pour défaut de distinctivité les marques figuratives françaises et communautaires

n° 07 3 488 630, n° 07 3 507 901, n° 006354807, n° 006354781 dont la société Guerlain est titulaire,

- dit la société Guerlain irrecevables en ses demandes en contrefaçon des marques n°07 3 488 630, n° 07 3 507 901, n° 006354807 et n° 006354781, envers la société LBD,

- débouté la société Guerlain de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire envers la société LBD,

- condamné la société Guerlain à payer à la société LBD la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, en réparation des préjudices subis pour procédure abusive,

- condamné la société Guerlain à payer à la société LBD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la demande en garantie de 1a société LBD envers la société de droit italien Chromavis SpA n'a plus d'objet,

- condamné la société Guerlain aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Guerlain a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2015.

La société Chromavis SpA a été appelée en intervention forcée par la société LBD le 15 février 2016. L'acte contenant copie de ses conclusions du 12 février 2016 a été remis le 22 mars 2016 selon la traduction libre faite par l'intimée en cours de délibéré à la demande de la cour 'entre les mains d'une employée autorisée'.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Guerlain demande à la cour, au visa de la directive 2008/95/ CE du 22 octobre 2008, des articles 4, 7 et 15 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009, du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 713-3, L. 714-5,

L. 716-7, L. 716-10 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau,

à titre préliminaire,

- dire et juger que les marques françaises n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 sont distinctives,

- dire et juger que les marques françaises n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 ne sont pas constituées par la forme conférant aux produits visés leur valeur substantielle,

- dire et juger que les marques françaises n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 ont fait l'objet d'un usage sérieux et à titre de marque,

En conséquence,

- débouter la société LBD de ses demandes en nullité des marques françaises n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et des marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781,

- débouter la société LBD de ses demandes en déchéance des marques françaises

n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et des marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 pour défaut d'usage sérieux et pour dégénérescence,

A titre principal

- dire et juger que la procédure douanière telle qu'issue de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle et du règlement UE n° 608/2013 du 12 juin 2013 a été respectée,

- débouter la société LBD de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon en date du 22 avril 2014,

- dire et juger que les marques françaises n° 07 3488630 et n°07 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 sont imitées par la société LBD pour la commercialisation de ses produits 'perles de teint' vendus sous la marque « MISS DEN », qui sont des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement desdites marques,

- dire et juger que cette imitation est constitutive de contrefaçon de marque en raison du risque de confusion dans l'esprit du public qui en résulte entre les produits litigieux et le produit « Météorites »,

En conséquence,

- dire que la société LBD s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marques par imitation, sans autorisation,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la concurrence parasitaire est caractérisée par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou se place dans le sillage de la valeur économique d'un concurrent, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements,

- dire et juger que la société LBD, pour la commercialisation de ses 'perles de teint' sous la marque « MISS DEN », s'est rattachée délibérément aux principaux éléments caractéristiques de l'identité visuelle du produit emblématique 'météorites', bénéficiant indûment de son travail et de ses investissements, afin de s'immiscer dans son sillage et de bénéficier du succès rencontré par ledit produit auprès des consommateurs et dire et juger que la société LBD l'a fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel,

en conséquence,

- dire et juger que la société LBD a commis des actes de concurrence parasitaire à son encontre,

- ordonner qu'il soit mis un terme aux actes illicites par la cessation immédiate de la commercialisation des 'perles de teint' vendues par la société LBD sous la marque « MISS DEN », sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner le rappel et la destruction des stocks de produits litigieux (y compris les produits saisis par la douane) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- condamner la société LBD au versement :

- de la somme de 100.000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel et de 150 000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon,

- subsidiairement de la somme de 100. 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel et de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de concurrence parasitaire,

- ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français de son choix et aux frais de la société LBD, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7000 euros,

- ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse suivante www. LBD. fr,

- se réserver la liquidation des astreintes,

A titre reconventionnel,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis d'abus du droit d'ester en justice, ni de faute, et n'a pas agi avec légèreté et débouter la société LBD de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,

- débouter la société LBD de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société LBD à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de saisie contrefaçon visé en pièce n° 7, qui pourront être recouvrés directement par son conseil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2016 à la société Guerlain, auxquelles il est expressément renvoyé, la société LBD demande à la cour, en ces termes, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- l'infirmer partiellement seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés au titre de la procédure abusive,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 ne sont pas distinctives,

- dire et juger que les marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 sont constituées par la forme conférant au produit sa valeur substantielle,

En conséquence,

- prononcer la nullité des marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et des marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 enregistrées par la société Guerlain,

- débouter la société Guerlain de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les signes visés par les marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et les marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux, à titre de marque par leur titulaire,

En conséquence,

- prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et des marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 à compter du cinquième anniversaire de leur enregistrement et ce, pour l'intégralité des produits visés aux dépôts,

En tout état de cause,

- prononcer la déchéance pour dégénérescence des marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et des marques communautaires n°006354807 et n°006354781 à compter de l'acte introductif de la présente instance, pour l'intégralité des produits visés aux dépôts,

- ordonner la notification du jugement à intervenir (sic), par les bons soins de monsieur le greffier, à l'INPI et à l'OHMI en vue de son inscription au registre des Marques nationales et communautaires,

A titre encore plus subsidiaire,

- dire et juger que la procédure de retenue douanière de marchandises ne respecte pas les conditions de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle,

- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 22 avril 2014,

- dire et juger que les pièces adverses n° 6 et 7 relatives aux opérations de saisie contrefaçon seront écartées des débats,

- dire et juger que la contrefaçon alléguée des marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et des marques communautaires n° 006354807 et n° 006354781 n'est pas constituée,

En conséquence,

- débouter la société Guerlain de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,

subsidiairement,

- dire et juger que la concurrence parasitaire alléguée n'est pas caractérisée,

En conséquence,

- débouter la société Guerlain de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre,

Reconventionnellement :

- condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 43.000 euros au titre d'une procédure abusive,

très subsidiairement :

- condamner la société italienne Chromavis SpA à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

En tout état de cause :

- condamner la société Guerlain à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Chromavis SpA n'a pas constitué avocat. L'assignation d'appel provoqué de la société LBD du 15 février 2016 contenant copie de ses concluions du 12 février 2016 lui été remise le 22 mars 2016 mais les dernières écritures de la société LBD ne lui ont pas été signifiées et ne sont donc pas contradictoires à son égard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2016.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité des marques françaises n° 07 3488630 et n°- 07 3507901 et communautaires n° 006354807 et n° 006354781

Considérant que la société Guerlain fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles pour défaut de distinctivité les marques françaises n° 07 3488630 et n° 07 3507901 et communautaires n° 006354807 et n° 006354781 dont elle est titulaire et, en conséquence, de l'avoir déclarée irrecevable en son action fondée sur la contrefaçon de marques ;

Qu'elle fait valoir en substance que les marques qu'elle oppose dans le cadre du présent litige divergent des normes et des habitudes de leur secteur, y compris et a fortiori lors de leurs dépôts en 2007 et sont aptes à exercer la fonction d'identité d'origine puisque le consommateur les rattache à la société Guerlain, ajoutant à titre subsidiaire que les marques dont s'agit ont acquis leur caractère distinctif par l'usage tant antérieur que postérieur à leurs dépôts et que la forme des signes déposés en tant que marques ne confère pas au produit de maquillage concerné sa valeur substantielle ;

Considérant que la société LBD soutient, au contraire, que le monopole revendiqué par l'appelante porte sur un signe constitué 'd'un amas de petites boules colorées de tailles inégales' pour désigner des produits cosmétiques et de maquillage, qu'en 2007, année du dépôt des marques invoquées, des produits cosmétiques dont l'apparence est très similaire à celles-ci étaient commercialisés, de sorte que les marques invoquées ne permettaient pas en elles-mêmes au public d'établir un lien entre les produits qu'elles visent et leur origine commerciale et n'étaient donc pas distinctives intrinsèquement lors de leur dépôt, et que d'ailleurs l'OHMI a refusé à l'enregistrement des marques identiques déposées par la société Guerlain ainsi que d'autres marques constituées de la représentation de produits ;

Considérant ceci exposé, que la Cour de Justice a dit pour droit (CJUE, 12 février 2004, Henkel) qu'une forme de produit satisfaisait à l'exigence de distinctivité en tant que critère autonome, si la marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur étant précisé que le consommateur est pleinement apte à percevoir la forme d'un produit comme une indication de son origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention ;

Considérant en l'espèce, que pour soutenir que les marques qui lui sont opposées sont dépourvues de caractère distinctif entendu comme un critère autonome, l'intimée fait valoir que de nombreux acteurs du marché de la cosmétique proposaient déjà, en 2007 et même avant, une poudre de maquillage sous forme de boules colorées de tailles inégales, et selon des nuances de couleurs, et produit à l'appui de cette argumentation cinq pièces, numérotées 15-1 à 15-8 constituées d'articles de presse féminine et reproduites dans un tableau figurant en page 9 de ses dernières écritures ;

Que force est cependant de constater que parmi ces références, à supposer au demeurant qu'elles avaient date certaine dès lors que seules des photocopies de magasines sont versées aux débats, deux seulement sont antérieures aux dépôts litigieux, à savoir les boules de soleil Sothys datées de mai 2004 (pièce 15-1) et les perles de soleil The Body Shop datées de juillet 2006 (pièce 15-2) ; qu'il s'agit de deux produits bronzant constitués de boules ou de perles de couleur marron, unie, et de tailles différentes, qui en tout état de cause ne suffisent pas à établir que la poudre de maquillage sous forme de petites boules était devenue une norme du marché en 2007, celle ci étant au contraire réalisée par de nombreuses poudres de maquillage compactes ;

Considérant, par ailleurs, que la société Guerlain produit un sondage IFOP réalisé dans les conditions habituelles des sondages en ligne et selon la méthodologie usuelle, certes en janvier 2015 et auprès d'un échantillon de consommatrices françaises, mais qui révèle que 27 % des femmes en spontané et 34 % des femmes en assisté rattachent les marques représentant le produit « météorites » à la société Guerlain ;

Qu'enfin les marques litigieuses ont été enregistrées auprès de l'INPI et de l'OHMI de sorte que l'argument selon lequel ce dernier office aurait rejeté d'autres marques, en l'occurrence tridimentionnelles, est inopérant ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé pour défaut de distinctivité les marques figuratives françaises et communautaires n° 35488630, n° 3507901, n° 006354807 et n° 006354781 dont est titulaire la société Guerlain ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que la forme d'un produit peut être protégée à titre de marque à condition que cette forme ne confère pas au produit sa forme substantielle ;

Qu'en l'espèce, il résulte des 152 avis sur internet des consommateurs versés au débat par l'appelante que le produit « Météorites » désignés par les marques figuratives en cause est recherché pour des raisons diverses tels l'odeur, la packaging ou la qualité de la poudre, de sorte que ce n'est pas exclusivement l'apparence du produit qui lui confère sa valeur substantielle ;

Que les marques ne sont donc pas constituées par la forme qui confère au produit de maquillage ou au cosmétique sa valeur substantielle et la société LBD doit également être déboutée de sa demande de nullité à ce titre ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des marques en cause ;

Sur la déchéance

Considérant qu'à titre subsidiaire la société LBD sollicite la déchéance des droits de marque de la société Guerlain du fait d'une absence d'usage sérieux et de leur dégénérescence ; qu'elle fait valoir d'une part qu'aucune d'entre elles ne reproduit fidèlement les signes opposés puisque le produit présente nécessairement une disposition aléatoire, et d'autre part que les signes ne sont pas utilisés dans une finalité distinctive, et donc de garantie d'origine, puisque les produits sont commercialisés dans un conditionnement opaque ; qu'elle soutient par ailleurs que les marques invoquées sont constituées d'un signe devenu usuel ;

Considérant toutefois que l'intimée reconnaît que l'appelante verse aux débats diverses pièces attestant de l'usage des quatre marques en cause sur les produits eux même ou sur des publicités, et la circonstance que l'ordonnancement des billes de poudre pourrait être modifié est inopérante sur l'appréciation de cet usage sérieux dès lors que le forme modifiée n'altère pas le caractère distinctif des marques, lequel a été ci-dessus caractérisé ; que de même, le fait que les poudres « Météorites » soient commercialisées dans un conditionnement opaque comportant les marques « Guerlain » et « Météorites », n'est pas de nature à remettre en cause l'usage sérieux des marques litigieuses apposées directement sur les produits ;

Considérant enfin que la dégénérescence suppose que la démonstration que le signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service, et ce du fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire de la marque ;

Qu'en l'espèce, il a été dit que les signes, dont il convient de rappeler qu'ils sont figuratifs, ne désignent pas de façon usuelle dans le commerce des produits de maquillage ou des cosmétiques, qu'ils sont perçus par le public concerné comme une indication d'origine et qu'il existe sur le marché de nombreuses formes qui différent des petites billes en cause ; que par ailleurs la société Guerlain justifie s'être opposée à plusieurs reprises à l'usage illicite de ses marques et avoir engagé plusieurs procédures destinées à les défendre ou avoir signé des protocoles avec ses concurrents ;

Qu'il s'ensuit que les demandes de déchéance et de dégénérescences ne peuvent prospérer ;

Sur la contrefaçon

* sur la validité des opérations de saisie contrefaçon du 22 avril 2014

Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle relatif à la procédure de retenue douanière de marchandises :

'['] la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle [']. L'administration des douanes peut proroger ce délai de dix jours ouvrables maximums sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prolongation du délai, le procureur de la république et le détenteur des marchandises en sont informés'';

Qu'en l'espèce, les parties s'accordent à considérer que la société Guerlain avait jusqu'au 17 avril 2014 pour justifier auprès des douanes soit de la prise de mesures conservatoires soit de son pourvoi devant une juridiction ; que l'appelante fait valoir qu'elle a obtenu le 16 avril 2014 une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris respectant ainsi le délai prescrit ;

Considérant toutefois que la mesure conservatoire visée par les dispositions précitées n'est pas l'ordonnance autorisant une mesure de saisie contrefaçon, mais la réalisation elle-même de cette saisie contrefaçon, laquelle en l'espèce a été pratiquée le 22 avril 2014 soit postérieurement au délai imparti à la société Guerlain pour ce faire ;

Qu'en conséquence, la mesure de retenue douanière querellées devait être levée de plein droit à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises de sorte que la saisie contrefaçon effectuée le 22 avril 2014 doit être déclarée nulle, les indications portées sur le site de l'administration des douanes dont se prévaut la société Guerlain étant à cet égard sans incidence sur la portée de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle et sur son interprétation ;

Considérant que l'appelante fait cependant valoir à juste titre que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et qu'en l'espèce les produits ont été retenus par les douanes au sein d'un entrepôt de la société LBD, que cette dernière a reconnu, du moins dans un courrier du 26 mars 2014 commercialiser les produits « perles de teint » revêtus de la marque MISS DEN, et incriminés dans le cadre du présent litige, et indique elle-même dans ses dernières écritures, au titre de son appel en garantie qu'elle « se contente de distribuer les produits litigieux argués de contrefaçon » ;

Qu'il convient en conséquence d'examiner la matérialité des actes de contrefaçon allégués en ce qu'ils sont imputés à la société LBD ;

* sur la matérialité des actes de contrefaçon

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société Guerlain est titulaire de la marque figurative française n° 07 3 488 630 déposée en noir et blanc le 16 mars 2007, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes, de la marque figurative française n° 07 3 507 901 déposée en couleurs le 20 juin 2007, pour designer des cosmétiques en classe 3, et décrite comme représentant des petites billes aux tons pastel, rose, jaune, mauve, blanc et bleu, de la marque figurative communautaire n° 006354807 déposée en couleurs le 2 octobre 2007, enregistrée le 23 janvier 2009, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes de couleurs nacre, or, pêche, chocolat, beige lin, beige rose et noir, et de la marque figurative communautaire n° 006354781 déposée en couleurs le 2 octobre 2007, enregistrée le 22 janvier 2009, pour designer des produits de maquillage en classe 3, et représentant des petites billes de couleurs rose, nacre, pourpre, pêche, abricot et champagne ;

Qu'il résulte des éléments du dossier que la société LBD commercialise sous la marque « ISS DEN », une poudre de teint présentée sous forme de petites sphères de taille identique, contenues dans un poudrier transparent cerclé d'une bande noire ; que si cet usage est incontestablement un usage dans la vie des affaires encore faut-il qu'il soit réalisé à titre de marque conformément aux articles 5.1 de la directive 89/104 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquels le titulaire de la marque peut faire interdire l'usage d'un signe pour « des produits ou services » identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant, cependant , que la poudre de teint litigieuse, présentée sous forme de petites sphères, n'est pas utilisée par la société LBD à titre de marque dans une finalité distinctive ; que le produit comporte la marque 'MISS DEN' dont est titulaire la société LBD, qui apparaît de façon claire et explicite en lettres blanches, au centre du couvercle du poudrier, et seule cette marque remplit la fonction de garantie d'origine du produit à l'exclusion des sphères de poudre de teint qui constituent le produit lui-même ;

Qu'il en résulte que la société Guerlain n'est pas fondée à invoquer ni une atteinte à la fonction d'identité d'origine de ses propres marques ni une atteinte à leur fonction d'investissement ; qu'elle ne peut pas plus tirer argument du fait que la société LBD a appartenu jusqu'en 2010 au groupe LVMH auquel elle appartient elle-même, dès lors que cet état est totalement ignoré du public concerné ;

Considérant dans ces conditions que l'action en contrefaçon de marques ne peut prospérer ;

Sur la concurrence parasitaire

Considérant que le parasitisme économique se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Qu'en l'espèce, la société Guerlain reproche à la société LBD, à titre subsidiaire, des actes de concurrence parasitaire et fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande formée de ce chef ;

Qu'elle soutient que l'intimée a pillé sa valeur économique en s'inspirant de l'identité visuelle de son produit 'météorites' afin de se rattacher à son succès et s'est procuré un avantage concurrentiel de façon injustifiée et dans un but lucratif, précisant qu'elle travaille depuis 1987 afin que ce produit phare soit un succès commercial et que la société LBD s'inspire indûment et de façon délibérée de l'identité visuelle de celui-ci afin de se rattacher à son succès ;

Qu'elle produit à l'appui de son argumentation des extraits de son site internet mentionnant qu'elle commercialise des perles de poudre multicolores depuis 1987 ainsi que des articles de presse et des publicités, un sondage de notoriété et une étude de marché qui démontrent le succès commercial du produit « météorites » auprès des consommateurs ;

Considérant ceci exposé, que force est cependant de constater que l'appelante ne communique aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle indique consacrer aux perles de teint litigieuses, lesquels ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit en cause ; que la société Guerlain ne peut en effet, sauf à reconstituer à son profit un monopole qui lui a été dénué sur le terrain du droit des marques, déduire la faute de la société LBD du fait que le produit « Météorites » constituerait une valeur économique crée par elle, la commercialisation d'un produit similaire permettant de faire l'économie des efforts déployés par elle ne présentant en soi aucun caractère déloyal, seule une captation des investissements faite dans des circonstances déloyales étant de nature à caractériser une faute de parasitisme et le constat du succès du produit « Météorites », de sa notoriété et de l'avantage concurrentiel de la société LBD est sans incidence ;

Considérant, dès lors, qu'à défaut de preuve d'une telle captation fautive, l'action subsidiaire en concurrence parasitaire ne peut pas plus prospérer ; que le jugement qui a débouté la société Guerlain de ce chef de demande sera confirmé, l'appel en garantie de l'intimée dirigé à l'encontre de la société italienne Chromavis devenant sans objet ;

Sur les demandes incidentes

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour la société LBD de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société Guerlain, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Guerlain partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la société LBD la totalité des frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 12.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu entre les parties le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société Guerlain de sa demande en concurrence parasitaire et dit que la demande en garantie de la société La Brosse et Dupont (LBD) envers la société de droit italien Chromavis SpA était sans objet.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute la société La Brosse et Dupont (LBD) de ses demandes en nullité, en déchéance pour défaut d'usage et en déchéance pour dégénesrence des marques françaises n° 35488630 et n° 3507901 et communautaires n° 006354807 et n° 006354781 dont est titulaire la société Guerlain.

Prononce la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 22 avril 2014.

Déboute la société Guerlain de sa demande en contrefaçon de marques et de ses demandes subséquentes.

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société La Brosse et Dupont (LBD).

Condamne la société Guerlain à payer à la société La Brosse et Dupont (LBD) la somme de 12.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Guerlain qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.