CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 janvier 2014, n° 13/15934

Vu la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a prononcé la restauration des droits attachés au brevet européen n° 0 984 773 déposé le 18 mai 1998 par la société de droit suédois ASTRAZENECA AB, lequel avait fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance en date du 30 janvier 2004.

Vu le recours formé le 18 juillet 2013 contre cette décision par la société de droit islandais ACTAVIS Group PTC.

Vu la convocation à l'audience du 22 octobre 2013 adressée au directeur général de l'INPI, à la société ACTAVIS Group PTC et à la société ASTRAZENECA AB par lettres recommandées et réceptionnées les 11 et 14 octobre 2013.

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2013 à la demande des parties.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 02 octobre 2013.

Vu les mémoires déposés au greffe les 24 octobre 2013 et 15 novembre 2013 par la société ASTRAZENECA AB.

Vu les mémoires déposés au greffe les13et 19 novembre 2013 par la société ACTAVIS Group PTC.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

I : SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

Considérant qu'à titre principal la société ASTRAZENECA AB soulève l'irrecevabilité du recours de la société ACTAVIS Group PTC pour défaut d'intérêt légitime au motif que celle-ci est un tiers à la décision critiquée et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir faute de prouver que le produit qu'elle aurait lancé en mai 2012 entrerait dans le champ du brevet ;

Considérant que la société ACTAVIS Group PTC réplique que le brevet protège une formulation pharmaceutique orale comprenant comme principe actif l'oméprazole, l'ésoméprazole ou un de leurs sels alcalins ; qu'elle-même détient des autorisations de mise sur le marché en France relatives à des médicaments dont le principe actif est l'oméprazole ou l'ésoméprazole et commercialise depuis mai 2012 des spécialités 'Ésoméprazole ACTAVIS, gélule gastro-résistante' ; que la restauration du brevet après plus de neuf années de déchéance lui cause nécessairement un grief puisqu'elle pourrait se voir opposer le brevet restauré ;

Considérant ceci exposé, que le brevet n° EP 0 984 773 déposé le 18 mai 1998 par la société ASTRAZENECA AB, a pour titre 'formulation pharmaceutique d'oméprazole' et divulgue une formulation pharmaceutique orale destinée à soigner les acidités gastriques comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l'oméprazole, un sel alcalin de l'oméprazole, l'énantiomère (-) de l'oméprazole et un sel alcalin de l'oméprazole ou encore de l'oméprazole, un sel magnésium de l'oméprazole ou un sel de magnésium de l'énantiomère (-) de l'oméprazole ;

Considérant que le directeur général de l'INPI a rendu le 30 janvier 2004 une décision prononçant la déchéance des droits attachés à ce brevet pour non-paiement de la sixième annuité de la redevance ;

Considérant que la société ACTAVIS Group PTC justifie bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché en France et commercialiser depuis le 03 mai 2012, à titre de médicaments génériques l'oméprazole en gélules de 20 et 40 mg pour soigner les ulcères et les reflux gastro-œsophagiens, soit postérieurement à la décision de déchéance susvisée ;

Considérant que cette société justifie ainsi avoir un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à agir en annulation de la décision du 26 mars 2013 prononçant la restitution des droits attachés à ce brevet, lequel pourrait lui être opposé ;

II : SUR LE FOND :

Considérant que la société ACTAVIS Group PTC fait valoir que l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, a modifié les délais des recours en restauration des droits suite à une décision de déchéance en abrogeant l'ancien article L 613-22 2. du code de la propriété intellectuelle ; que désormais il convient d'appliquer le nouvel article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle prévoyant que le recours en restauration contre une décision de constatation de déchéance doit être présenté dans les deux mois de la cessation de l'empêchement ;

Qu'elle indique que l'action en contestation de la décision de déchéance était au demeurant déjà prescrite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle puisque selon l'ancien article L 613-22 du code de la propriété intellectuelle le délai pour agir était de trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, soit au plus tard le 05 mai 2004 alors que le recours n'a été formé que le 06 avril 2009 ;

Qu'elle ajoute que cette action était également irrecevable sous l'empire de la nouvelle loi, le nouvel article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle prévoyant un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, laquelle résulte de la publication de la décision de déchéance au BOPI le 27 février 2004 ; que ce délai ayant commencé à courir à compter du 13 décembre 2008, il a pris fin le 13 février 2009, soit antérieurement à la date à laquelle le recours a été formé ;

Considérant que le directeur général de l'INPI soutient que le fait générateur de la déchéance et la décision ayant constaté celle-ci sont antérieurs à la loi nouvelle et qu'il convient de se référer à la loi ancienne qui prévoit un délai de trois mois pour exercer le recours en restauration ; que ce délai ne peut courir qu'à compter de la notification régulière faite à personne de la décision de constatation de déchéance ;

Qu'en l'espèce le directeur général de l'INPI fait valoir que la notification a été faite à la personne de Mme Caroline CHENIQUE qui n'est ni salariée de la société ASTRAZENECA AB, ni conseil en propriété industrielle ou avocat, ni mandataire constitué auprès de l'INPI et qu'en conséquence cette notification n'a pas été faite à une personne ayant qualité au regard du payeur d'annuités, la société RWS Group ;

Qu'ainsi cette notification irrégulière n'a pas fait courir le délai de recours de trois mois et que le recours de la société ASTRAZENECA AB n'était pas hors délai ;

Considérant que la société ASTRAZENECA AB soutient que la notification de la décision de constatation de déchéance des droits n'était pas régulière pour les mêmes motifs et que le délai de trois mois prévu par l'ancien article L 613-22 n'a pas commencé à courir ; que le nouvel article L 612-16 entré en vigueur le 13 décembre 2008 est applicable mais que la cessation de l'empêchement n'a pas eu lieu au jour de la publication de la décision de déchéance au BOPI, la seule publication ne pouvant valoir notification ; qu'en réalité l'empêchement n'a cessé que le 16 mars 2009 lorsqu'elle a eu connaissance de la décision de déchéance et de ses motifs ;

Considérant ceci exposé, qu'à la date de la notification de la décision de constatation de déchéance du 30 janvier 2004 pour non-paiement de la redevance annuelle, l'article L 613-22, 2. du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que 'le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité' ;

Considérant qu'en l'espèce le payeur des annuités était la société de droit anglais RWS Group ; que la décision de constatation de déchéance a été notifiée par l'INPI le 05 février 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de Mme Caroline CHENIQUE à Versailles (Yvelines) ;

Considérant que l'article R 618-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute notification est réputée régulière si elle est faite soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'INPI, soit au mandataire ;

Considérant qu'il est constant que Mme Caroline CHENIQUE n'était pas la salariée de la société ASTRAZENECA AB ; qu'elle n'était ni conseil en propriété industrielle, ni avocat ; qu'elle n'était pas mandataire constituée auprès de l'INPI ;

Considérant qu'il s'ensuit que la notification de la décision de constatation de déchéance n'a pas été faite régulièrement et que le délai de trois mois prévu par l'ancien article L 613-22 précité n'a jamais commencé à courir ;

Mais considérant que cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, pour être remplacée par le nouvel article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le recours en restauration des droits doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et introduit dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé ;

Considérant qu'il s'agit d'une loi de procédure d'application immédiate, que de ce fait à partir du 13 décembre 2008 la société ASTRAZENECA AB n'était plus soumise pour exercer son recours en restauration, au délai de trois mois à compter de la notification régulière de la décision de constatation de déchéance prévu par l'ancien article L 613-22 mais au nouveau délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement prévu par le nouvel article L 612-16 ;

Considérant en conséquence que la recevabilité du recours formé le 06 avril 2009 par la société ASTRAZENECA AB doit être examinée au regard de l'article L 612-16 nouveau du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction actuelle ;

Considérant qu'en application de cet article le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration de droits contre une décision de constatation de déchéance court désormais non plus à compter de la notification régulière de cette décision mais de la cessation de l'empêchement ;

Considérant que la publication au BOPI des décisions de constatation de déchéance de droits a pour objet d'informer non seulement les tiers, mais aussi le titulaire du brevet lui-même, du manquement observé et de ses conséquences ;

Considérant qu'en l'espèce la décision de constatation de déchéance a fait l'objet d'une publication au BOPI le 27 février 2004 ; que si à cette date, sous l'empire de la législation alors en vigueur, cette publication ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours de trois mois prévu par l'ancien article L 613-22, elle a fait disparaître, à la date de l'entrée en vigueur du nouvel article L 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société ASTRAZENECA AB d'accomplir le paiement de la sixième annuité, à savoir la négligence de son mandataire ;

Considérant en conséquence que le délai de deux mois prévu par l'article L 612-16 a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur, soit du 13 décembre 2008, et a expiré le 13 février 2009 ;

Considérant que ce délai préfix de deux mois pour présenter le recours en restauration a notamment pour finalité d'assurer la sécurité et la protection des tiers et leur permettre de calculer sans risque la date de son expiration ;

Considérant qu'il s'ensuit que le recours formé le 06 avril 2009 par la société ASTRAZENECA AB était irrecevable comme tardif et que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a reçu ce recours en y faisant droit ;

Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l'INPI ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société ACTAVIS Group PTC la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable le recours formé par la société ACTAVIS Group PTC à l'encontre de la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l'INPI ;

Annule la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l'INPI ;

Condamne la société ASTRAZENECA AB à payer à la société ACTAVIS Group PTC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société ACTAVIS Group PTC, à la société ASTRAZENECA AB ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.