Le Droit européen des affaires, quatrième tome du Traité de droit économique, montre comment, simultanément, les autorités européennes suppriment les restrictions à l’accès et à l’exercice des activités économiques (libre circulation des marchandises, des personnes et des services, des capitaux) et édifient positivement le marché intérieur, soit en harmonisant les législations internes, soit en édictant de véritables règles unifiées.

Droit européen des affaires

L'existence d'une marque antérieure protégée justifie le refus d'enregistrer un signe identique pour des produits ou des services identiques (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 1, a)) . Le principe de spécialité limite l'enregistrement aux produits ou services distincts. De même, un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et de l'identité ou de la similitude des produ …

Conflit avec une marque ou un signe antérieur.

V. PÉROT-MOREL, L'opposabilité des antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service, RTD com., 1971, 247 ; L'usage du nom patronymique d'autrui à titre de marque, Hommage à H. Desbois, 1974, 181 ; La dégénérescence des marques par excès de notoriété, Mélanges Bastian, 1974, II, 49 ; SAINT-GAL, Conflits entre marque et nom commercial, RIPIA, 1975, 65 ; DASSAS, L'élargissement de la protection de la marque en droit français, allemand et international, 1976 ; LEOTY, Conflits entre marques et noms commerciaux, Gaz. Pal., 1976, 2, doctr., 594 ; FOULON-PIGANIOL, Conflits entre marques de fabrique et autres signes distinctifs, D., 1978, chron., 159 ; BURST, Les conflits entre marques de fabrique, de commerce et de services et les autres signes distinctifs, RJ com., 1983, 249 ; WANG et LOCKSAIER, Des incidences de la notoriété sur le droit à la marque, Mélanges Flattet (Lausanne), 1985, 185 ; REBOUL, Le nom commercial et la marque, Mélanges Chavanne, 1990, 283 ; GRYNFOGEL, Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques, RJDA, 2000, nº 494 ; POLLAUD-DULIAN, Marque de renommée : histoire de la dénaturation d'un concept, Propriétés intellectuelles, octobre 2001, 43 ; ROQUES, Le nom de domaine : un nouveau signe distinctif inquiétant pour les titulaires de marque, Propriété industrielle, 2002, chron., nº 5 ; SINGH, Le principe de spécialité et Internet, D., 2002, chron. 1818 ; SINGH, L'exploitation effective du droit antérieur comme condition d'application de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Propriété industrielle, 2003, chron., nº 4 ; BONET, L'arrêt Adidas de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée, Propriétés intellectuelles, 2004, 593 ; CARBONI, Two stripes and you're out! Added protection for trade marks with a reputation, European intellectual property review, vol. 26, 2004, nº 5, p. 229 ; GARNIER, Bilan du conflit entre marques et noms de domaines, Gaz. Pal., 23-25 janvier 2005 (1re partie), 17-19 avril 2005 (2nde partie) ; RUZEK, L'appréciation de l'usage dans l'acquisition et la conservation de la marque communautaire, Propriété industrielle, 2006, chron., nº 9 ; MEUNIER-CŒUR, Notoriété et renommée de la marque, Propriété industrielle, 2006, nº 12 ; BAUD, L'atteinte à la réputation de la marque antérieure : conditions et preuves de la réputation, Propriété industrielle, 2007, chron., nº 12 ; DEFOSSEZ, Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque : une première analyse, RDUE, 2/2007, 367 ; GEOFFRAY, La protection des marques renommées en droit communautaire, Propriété industrielle, 2008, chron., nº 11 ; MONTEIRO, L'usage sérieux de la marque communautaire, Propriété industrielle, 2008, chron., nº 15 ; IDOT, Conflit entre marques communautaires (à propos de CJUE, 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, aff. C-561-11), Europe, 2013, n°182.  

L'existence d'une marque antérieure protégée justifie le refus d'enregistrer un signe identique pour des produits ou des services identiques (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 1, a)) . Le principe de spécialité limite l'enregistrement aux produits ou services distincts. De même, un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts, crée un risque de confusion dans l'esprit du public avec une marque antérieure, est refusé à l'enregistrement (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 1, b)) . 

A la différence des motifs de refus ou de nullité liés à l'absence de distinctivité ou à l'illicéité de la marque, classés parmi les motifs absolus à l'article 4 de la directive, le motif tiré de l'existence d'un droit antérieur, désormais qualifié de relatif, ne peut être invoqué que par le titulaire de l'antériorité . 

La directive pose un principe de protection absolue de la marque enregistrée en cas d'identité ou de similitude des signes et des produits ou services. La similitude se mesure à l'aune du risque de confusion. Condition spécifique de la protection, le risque de confusion s'apprécie compte tenu de nombreux facteurs, tels que “le risque d'association avec la marque antérieure” (Dir. 2015-2436, cons. 16). Le risque de confusion dans l'esprit du public doit être mesuré globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation est fondée sur la perception de la marque par le consommateur moyen comme un tout sans examen des différents détails . Plus le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, plus le risque de confusion sera élevé . Aussi, une déclaration de renonciation, prévue en droit national, qui aurait pour effet d'attribuer d'emblée et de manière permanente à l'élément d'une marque complexe qu'elle vise un caractère non distinctif, de telle sorte qu'il n'aurait qu'une importance limitée dans l'analyse du risque de confusion, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, est-elle incompatible avec les exigences de cette disposition . Aussi, faute de notoriété particulière de la marque antérieure, qui consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit-elle pas pour créer un risque de confusion . Tous les facteurs pertinents concernant les produits ou services, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, et leur caractère concurrent ou complémentaire, doivent être pris en considération. Dès lors, un risque de confusion peut exister même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents, mais est exclu si le public n'est pas susceptible de croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement . 

Sont considérées comme des marques antérieures les marques européennes, nationales  et internationales , déposées antérieurement  ou demandées antérieurement sous réserve de leur enregistrement , de même que les marques “notoirement connues” dans l'État membre au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris , telles que les marques “notoirement connues” par l'usage. Constitue une marque notoire la marque connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci . 

La renommée de la marque antérieure accroît sa protection puisqu'une marque identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux qu'elle couvre peut se voir refuser l'enregistrement lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de cette renommée ou leur porterait préjudice (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 3, a)). Cette disposition, qui constitue une compilation des paragraphes 3 (relatif à la marque antérieure communautaire) et 4, a) (relatif à la marque nationale antérieure), vise désormais la marque antérieure sans distinguer entre marque nationale et européenne et s'applique à une “marque identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée” alors que la directive 2008-95 concernait “une marque identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée”. Sur le fondement du règlement relatif à la marque européenne, cette exception au principe de spécialité, plus limitativement admise, bénéficiait aux marques antérieures notoires enregistrées, mais non à celles notoirement connues par l'usage . Désormais, la directive apparaît en adéquation avec le règlement .

Afin de se mettre en conformité avec le règlement sur la marque de l'Union , la directive 2015-2436 prévoit deux nouveaux motifs relatifs et obligatoires de refus ou de nullité. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, une marque est refusée à l'enregistrement ou susceptible d'annulation : - lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, sauf si cet agent ou ce représentant justifie sa démarche ; - lorsqu'une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique a déjà été introduite avant la date de la demande d'enregistrement de la marque et que cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

Parmi les motifs facultatifs, la directive prévoit qu'un État membre peut retenir le refus d'enregistrement en cas de droits à une marque non enregistrée ou à un autre signe utilisé dans la vie des affaires acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 4, a)) . Il en est ainsi en France pour la dénomination sociale , le nom commercial et l'enseigne , l'appellation d'origine  et le nom de domaine.

Une législation nationale peut encore prévoir que le refus peut être opposé : - lorsque l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur - droit au nom, à l'image, droit d'auteur ou de propriété industrielle - (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 4, b)) ; - lorsqu'il existe au moment du dépôt, une marque enregistrée à l'étranger, qui continue d'y être utilisée, avec laquelle la marque dont l'enregistrement est demandé peut être confondue, lorsque cette demande est faite de mauvaise foi (Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 4, c)) . La circonstance que le demandeur sait ou devait savoir qu'un tiers utilise une marque à l'étranger, au moment du dépôt de sa demande, qui peut être confondue avec la marque dont il sollicite l'enregistrement, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de sa mauvaise foi .

reprenant l'art. 4, paragr. 1, a) de la Dir. 2008-95.

reprenant 4, paragr. 1, b) de la Dir. 2008-95.

Dir. 2008-95, art. 4, paragr. 2, a) ; V. égal. art. 4, paragr. 2, b), qui considère comme une marque antérieure : "b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement [...] sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée au point a), sous ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte".

Dir. 2015-2436, art. 5, paragr. 2, c) reprenant l'art. 4, paragr. 2, c) de la Dir. 2008-95.

Dir. 2008-95, art. 4, paragr. 2, d) reprenant l'art. 4, paragr. 2, d) de la Dir. 2008-95.

CJCE, 22 novembre 2007, Nieto Nuño c. Monlleó Franquet, aff. C-328-06, LawLex200800000349JBJ.

TPICE, 11 juillet 2007, Mülhens GmbH & Co. KG, aff. T-150-04, concernant le signe verbal TOSCA, marque non enregistrée, et prétendue notoirement connue en Allemagne.

Règl. 2017-1001, art. 8, paragr. 5 : "Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice."

Règl. 2017-1001, art. 8, paragr. 3 : "Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements." ; Règl. 2017-1001, art. 8, paragr. 6 : "Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques: i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur; ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure".

reprenant 4, paragr. 4, b) de la Dir. 2008-95.

 Par analogie, V. arts. 7 et 8, Règl. 2017-1001 du 14 juin 2017, JO L 154 du 16 juin 2017, remplaçant le régl. 207-2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque européenne (JO L 78 du 24 mars 2009, 1-42) tel que modifié par le Règl. 2015-2424 du 16 décembre 2015 (JO L 341 du 24 décembre 2015), qui remplace Règl. 40-94 du 20 décembre 1993, JO L 11 du 14 janvier 1994, 1-36. 

reprenant 4, paragr. 4, c) de la Dir. 2008-95.

reprenant 4, paragr. 4, g) de la Dir. 2008-95.

CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Industires Pte. Ltd, aff. C-320-12, LawLex201300001026JBJ, Communic. com. électr.  2013, comm. 101, CARON ; Europe, 2013, n° 387, obs. IDOT.

V. s'agissant CJCE, 11 novembre 1997, SABEL c. Puma, aff. C-251-95, LawLex200500008319JBJ, Journ. trib., 1998, 227, obs. VAN BUNNEN ; JDI, 1998, 559, obs. HERMITTE ; JCP G, 999, II, 10017, obs. NAUMANN.

CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, aff. C-39-97, LawLex200500008318JBJ, Europe, 1998, nº 366 ; RTD com., 1999, 552, obs. JAZOTTES, LUBY, POILLOT-PERUZZETTO ; RTD eur., 2000, 100, obs. BONET : un risque de confusion peut être constaté, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort.

CJUE, 12 juin 2019,  Patent-och registreringsverket c. Mats Hansson, aff. C-705-17,  LawLex201900000778JBJ, estimant en tout état de cause, que le titulaire d'une marque complexe antérieure ne peut revendiquer un droit exclusif seulement sur un élément de la marque, que celui-ci soit ou non visé par une déclaration de renonciation prévue par le droit national.

V. s'agissant CJCE, 11 novembre 1997, SABEL c. Puma, aff. C-251-95, LawLex200500008319JBJ.

CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, aff. C-39-97, LawLex200500008318JBJ.

Pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, les marques nationales antérieures sont celles enregistrées auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Les marques antérieures internationales sont celles dont l'enregistrement international produit effet dans l'État membre concerné.

Droit européen des affaires

242. Conflit avec une marque ou un signe antérieur.(1)

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