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Propriété industrielle

Le titulaire d'un droit antérieur ne peut pas demander la nullité d'une marque postérieure sur le fondement de l'antériorité s'il en a toléré l'usage pendant une période de cinq années consécutives, à moins que l'enregistrement de cette marque ait été demandé de mauvaise foi (art. L. 716-2-8 CPI) . La forclusion pour tolérance d'usage peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité , même si  …

Forclusion pour tolérance d'usage

Le titulaire d'un droit antérieur ne peut pas demander la nullité d'une marque postérieure sur le fondement de l'antériorité s'il en a toléré l'usage pendant une période de cinq années consécutives, à moins que l'enregistrement de cette marque ait été demandé de mauvaise foi (art. L. 716-2-8 CPI) . La forclusion pour tolérance d'usage peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité , même si celui-ci agit sur le fondement de la responsabilité civile pour atteinte à sa marque renommée ou notoire . Elle ne sanctionne pas son absence d'action en contrefaçon, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de la marque seconde .

Le titulaire de la marque seconde qui se prévaut de la forclusion pour tolérance d'usage doit démontrer l'usage honnête et continu de celle-ci depuis plus de cinq ans, qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que de la connaissance qu'en avait le titulaire du droit antérieur .

Le délai quinquennal de la forclusion pour tolérance d'usage court à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure acquiert la connaissance effective de l'usage de la marque postérieure  et a la possibilité de ne pas le tolérer et de s'y opposer . Cette connaissance n'est pas établie par le seul dépôt de la marque seconde , la publication de ce dépôt  ou la date de délivrance du titre  ou de publication de l'enregistrement de la marque seconde au Bulletin officiel de la propriété industrielle . La preuve de cette connaissance peut résulter d'une connaissance générale dans le secteur économique concerné de l'usage de la marque postérieure, cette connaissance pouvant être déduite de la durée de l'utilisation . En revanche, la circonstance que la marque antérieure constitue une marque internationale ne peut suffire à établir que son titulaire a eu nécessairement connaissance de l'existence et de l'usage de la marque seconde alors que le secteur de produits concerné n'est pas un secteur de niche dans lequel les entreprises exercent une surveillance constante des marques concurrentes et que la société exploitant la marque contestée ne bénéficie par ailleurs d'aucune renommée sur le marché français . Le délai de prescription pour forclusion de l’action en nullité n’est pas interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée .

La négligence du titulaire de la marque seconde qui s'abstient d'effectuer une recherche d'antériorité , ou la seule circonstance qu'il connaissait la marque antérieure , ne caractérisent pas la mauvaise foi lors du dépôt susceptible de faire obstacle à la forclusion pour tolérance d'usage. 

V. par ex. Aix-en-Provence, 24 avril 2008, 06-14376, LawLex201000000808JBJ ; Cass. com., 19 novembre 2002, 00-10.190, LawLex202200007823JBJ, Bull. civ. IV, n° 173 ; JCP G, n° 3, 15 janvier 2003, 1083 ; D. 2003. 2689, obs. DURRANDE ; JCP E, n° 3, 16 janvier 2003, 89 : le délai de forclusion de cinq ans de l’action en nullité prévu par la loi du 4 janvier 1991, entrée en vigueur le 28 décembre 1991, ne peut avoir d’effet que pour l’avenir, de sorte qu'il ne pouvait commencer à courir avant l’entrée en vigueur de cette loi. 

Cass. com., 6 janvier 2015, 13-21.940, LawLex202200000389JBJ, D. 2016. 396, obs. CLAVIER, MARTIAL-BRAZ et ZOLYNSKI ; RTD com. 2015. 270, obs. AZEMA ; Rep. Dalloz dr. com., octobre 2020, BINCTIN ; Propr. intell. octobre 2015, n° 57, 440, note CANLORBE ; Propr. ind. 2016, chron. 5, HAAS ; Légipresse 2015, 628, BASIRE ; JCP G, n° 16, 20 avril 2015, doctr. 484, BINCTIN ; JCP E, n° 49, 3 décembre 2015, 1603, BINCTIN, qui écarte le principe de spécialité ; Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, LawLex202100006545JBJ, Propr. ind. 2010, comm. 22, TREFIGNY-GOY ; Comm. com. électr. 2010, comm. 33, CARON ; D. 2010, 581 ; PIBD 2010, n° 916, III, 240 ; JCP E 2010, n° 2044, CARON ; Propr. intell. 2010, n° 37, 989, note SABATIER ; RTD com. 2010, 314, note POLLAUD-DULIAN ; Bull. civ. IV, n° 40 ; D. 2010. 581 ; RTD Com., octobre 2020, BINCTIN ; PIBD 2010, III, 240 ; Propr. intell. 2010, n° 35, 718 et 723, obs. BRUGUIERE, pour une action fondée sur un droit d'auteur.

Cass. com., 15 juin 2010, n° 08-18.279, LawLex201000000755JBJ, Contrats, conc., consom. octobre 2010, n° 235, MALAURIE-VIGNAL ; RJDA 2011, n° 363.

Cass. com., 5 juin 2024, LawLex202400004099JBJ, qui rappelle que les articles L. 713-5 et L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

Paris, 2 octobre 2024, LawLex202400007518JBJ.

Cass. com., 25 février 2003, n° 01-02.641, LawLex202200000528JBJ, D. 2003, somm. 2690, obs. DURRANDE ; Bull. civ. IV n° 29 ; Propr. ind., n° 6, juin 2018, dossier 2, TRÉFIGNY ; JCP G, n° 17, 23 avril 2003, 1743 ; JCP E, n° 16, 17 avril 2003, 607

Cass. com., 10 mai 2006, 04-13.424, LawLex202200007819JBJ, PIBD 2006, n° 834, III, 501 ; Propr. ind., n° 12, décembre 2009, comm. 72, TREFIGNY.

Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-21.940, LawLex202200000389JBJ, D. 2016. 396, obs. CLAVIER, MARTIAL-BRAZ et ZOLYNSKI ; RTD com. 2015. 270, obs. AZEMA ; Rep. Dalloz dr. com., octobre 2020, BINCTIN ; Propr. intell. octobre 2015, n° 57, 440, note CANLORBE ; Propr. ind. 2016, chron. 5, HAAS ; Légipresse 2015, 628, BASIRE ; JCP G, n° 16, 20 avril 2015, doctr. 484, BINCTIN ; JCP E, n° 49, 3 décembre 2015, 1603, BINCTIN.

Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-21.940, LawLex202200000389JBJ, D. 2016. 396, obs. CLAVIER, MARTIAL-BRAZ et ZOLYNSKI ; RTD com. 2015. 270, obs. AZEMA ; Rep. Dalloz dr. com., octobre 2020, BINCTIN ; Propr. intell. octobre 2015, n° 57, 440, note CANLORBE ; Propr. ind. 2016, chron. 5,  HAAS ; Légipresse 2015, 628, BASIRE ; JCP G, n° 16, 20 avril 2015, doctr. 484, BINCTIN ; JCP E, n° 49, 3 décembre 2015, 1603, BINCTIN.

Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, LawLex202200000531JBJ, JCP E 2006, n° 1761 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 89, CARON ; Propr. ind., n° 11, novembre 2006, alerte 107, MEUNIER-CŒUR ; JCP G, n° 17, 26 avril 2006, IV 1974 ; D. 2006. 1045.

Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, LawLex202200002061JBJ, JCP G 2022, 710, note BASIRE ; PIBD 2022, n° 1183, III, 3 ; RTD com. 2022. 245, PASSA ; Paris, 14 juin 2024, LawLex202400004621JBJ.

Cass. com., 11 février 2003, n° 01-10.274, LawLex200300002731JBJ, Propr. ind., n° 5, mai 2010, repère 5, LE STANC ; PIBD 2003, n° 762, III, 210 ; Paris, 17 novembre 2017, n° 16/20736, LawLex202200000537JBJ, PIBD 2018, III, 94.

Paris, 14 janvier 2022, n° 20/05019, LawLex202200001521JBJ 

Paris, 17 novembre 2017, n° 16/20736, LawLex202200000537JBJ, PIBD 2018, III, 94

Paris, 14 janvier 2022, n° 20/05019, LawLex202200001521JBJ ; Paris, 17 novembre 2017, n° 16/20736, LawLex202200000537JBJ, PIBD 2018, III, 94.

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