Marques, Brevets d'invention, Dessins et modèles

Propriété industrielle

Le droit du titulaire sur la marque étant un droit d’occupation qui est acquis au premier déposant, seul un signe disponible peut faire l’objet d’un enregistrement : il ne doit exister sur ce signe aucun droit antérieur au profit d’un tiers sur le territoire couvert par l’enregistrement. L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle fournit une liste non limitative des antériorités susceptibles de rendre un signe indisponible . L’Institut national de la propriété industrielle n’étant pas tenu de vérifier la disponibilité du signe au moment de son dépôt , il appartient au déposant de procéder à cette vérification en effectuant une recherche d’antériorité.

L'article L. 711-3 déclare nulle la marque qui porte atteinte à un droit antérieur. L’indisponibilité du signe constitue une cause de nullité relative de la marque que seul le titulaire du droit antérieur peut soulever . En revanche, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré l’usage d’une marque enregistrée pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, n’est plus recevable à en demander la nullité pour les produits ou services pour lesquels il a toléré l’usage, à moins que l’enregistrement ait été demandé de mauvaise foi (art. L. 716-2-8 CPI) .

La portée de l’indisponibilité diffère selon l’antériorité. En effet, lorsqu’il s’agit d’une marque, d’une dénomination ou raison sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, le principe de spécialité limite l’indisponibilité du signe aux produits ou services désignés ou à l’activité économique en cause, qui sont identiques ou similaires, l’atteinte aux droits du titulaire se traduisant par un risque de confusion entre les signes . Au contraire, lorsque l’antériorité concerne les droits d’auteur, les dessins et modèles, les droits de la personnalité, les appellations d’origine, ou les droits d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur son nom, son image ou sa renommée, l’indisponibilité s’étend à l’ensemble du secteur économique couvert. Dans tous les cas, l’antériorité d’un signe ne s’oppose pas à ce qu’il puisse être utilisé par un tiers s’il n’en résulte pas de risque de confusion . Ainsi encadré, le principe d’indisponibilité du signe ne constitue ni une entrave à la libre circulation des marchandises, ni une atteinte à la libre concurrence, et ne peut donc être considéré comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie .

L’ordonnance du 13 novembre 2019 a ajouté à cette liste la marque jouissant d’une renommée (art. L. 711-3, I, 2° CPI), le nom de domaine (art. L. 711-3, I, 4° CPI), et le nom d’une entité publique (art. L. 711-3, I, 10° CPI). Elle a également inséré un article L. 711-3, III qui prévoit la nullité d’une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la Convention d’Union de Paris, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

Cass. com., 20 décembre 1988, n° 87-13.118, LawLex202200000975JBJ, JCP G 1988, IV, 70 ; Cass. com., 4 juillet 1966, LawLex202200001867JBJ.

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, LawLex202100006234JBJ, Propr. Ind. 2010, comm. 22, TREFIGNY-GOY ; Comm. com. électr. 2010, comm. 33, CARON D. 2010, 581 ; PIBD 2010, n° 916, III, 240 ; JCP E 2010, n° 2044, CARON ; Propr. intell. 2010, n° 37, 989, note SABATIER ; RTD com. 2010, 314, note POLLAUD-DULLIAN ; Flash IRPI, 19 mars 2010, GALOPIN; RTD com. 2010, 300, note AZEMA, concernant un droit d’auteur antérieur.

Paris, 2 novembre 2021, LawLex202200000869JBJ, qui exclut l’atteinte à la marque antérieure en raison de l’absence de similitude entre les secteurs concernés.

Paris, 2 novembre 2021, n° 18/19490, LawLex202200000869JBJ, Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, LawLex200500010356JBJ, Fasquelle et Morel, Concurrences, n° 2-2006, 103 ; Contrats Conc. Consom., 2006, n° 26, MALAURIE-VIGNAL ; Cass. com., 20 février 2007, n° 05-10.462, LawLex202100006553JBJ, RLDI avril 2007, n° 846, obs. COSTES et AUROUX ; RLDI juin 2007, n° 906, note FOREST et DANGLETERRE ; PIBD 2007, III, 275 ; D. 2007. AJ 876, obs. DALEAU ; Propr. ind. 2007, n° 26, obs. TREFIGNY : en l’espèce, l’atteinte à la marque antérieure est constituée car les noms de domaine en reproduisent l’élément distinctif.

Versailles, 15 mai 2018, n° 17/01746, LawLex202200000032JBJ, qui précise que la clause d’un contrat de licence, qui reprend les dispositions du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée, ne constitue ni une entrave à la libre circulation des marchandises, ni une atteinte à la libre concurrence, et ne peut donc être considérée comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie.

59. Disponibilité du signe