Le Droit européen des affaires, quatrième tome du Traité de droit économique, montre comment, simultanément, les autorités européennes suppriment les restrictions à l’accès et à l’exercice des activités économiques (libre circulation des marchandises, des personnes et des services, des capitaux) et édifient positivement le marché intérieur, soit en harmonisant les législations internes, soit en édictant de véritables règles unifiées.

Droit européen des affaires

La directive 2008-95 permettait aux États membres d'étendre le droit exclusif du titulaire de la marque à l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (Dir. 2008-95, art. 5, paragr. 2) . La directive 2015-2436 comporte des dispositions analogues à son article 10 …

Droit d'interdire l'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires.

La directive 2008-95 permettait aux États membres d'étendre le droit exclusif du titulaire de la marque à l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (Dir. 2008-95, art. 5, paragr. 2) . La directive 2015-2436 comporte des dispositions analogues à son article 10, paragr. 2, c), mais supprime la référence à la comparabilité. Désormais, le titulaire de la marque peut interdire à un tiers l'usage d'un signe lorsque le signe est “identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”. Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies : la marque protégée doit jouir d'une renommée dans l'État membre, le signe litigieux doit être utilisé sans juste motif et doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porter préjudice. L'État membre qui opte pour cette protection renforcée doit accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires . 

La marque jouit d'une renommée  dans l'État membre, dès lors qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci  ou est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, qu'il s'agisse du grand public ou d'un public plus spécialisé tel qu'un milieu professionnel donné, et eu égard, entre autres, à la part de marché détenue par la marque, à l'intensité et la durée de son usage, ainsi qu'à l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir . Il n'est pas nécessaire qu'existe un risque de confusion entre la marque renommée et le signe. Un degré de similitude induisant le public concerné à établir un lien entre le signe et la marque suffit . La marque communautaire antérieure, qui a acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l'Union, mais pas auprès du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement d'une marque nationale postérieure est demandé, peut ainsi bénéficier de la protection instaurée par la directive, dès lors qu'une partie commercialement non négligeable du public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque postérieure, et qu'il existe soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, soit un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur .

La notion de “profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque”, ou, autrement dit, de “parasitisme” ou de “free-riding”, s'apprécie non pas eu égard au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Il comprend, entre autres, les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, le tiers exploite l'effort commercial du titulaire en se plaçant dans le sillage de la marque renommée. Il en est ainsi lorsqu'un tiers utilise un signe similaire à une marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer les efforts commerciaux que le titulaire de la marque a consentis pour créer et entretenir cette image .

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque est également désigné sous les termes de “dilution”, de “grignotage” ou de “brouillage”, de “ternissement” ou de “dégradation”. Il suffit pour apporter la preuve du préjudice porté au caractère distinctif d'établir une modification du comportement économique du consommateur consécutive à cet usage ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur . Tel est le cas lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée , lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée  ou lorsque la marque antérieure perd sa faculté de susciter une association immédiate avec les produits ou les services, même si le titulaire de la marque postérieure n'en tire aucun réel avantage commercial . 

Par ex. l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire d'une marque automobile, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de cette marque, V. CJCE, 25 janvier 2007, Adam Opel c. Autec, aff. C-48-05, LawLex200800001947JBJ, Europe, 2007, nº 102, obs. MARIATTE.

CJCE, 9 janvier 2003, Davidoff & Cie c. Gofkid, aff. C-292-00, LawLex200500008323JBJ, RTD eur., 2004, 97, obs. BONET.

CJCE, 18 juin 2009, L'Oréal SA c. Bellure NV, aff. C-487-07, LawLex200900001944JBJ, précisant que l'usage du signe identique ou similaire par le tiers entraîne alors une dispersion de l'identité de la marque et de son emprise sur l'esprit du public.

CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation c. CPM UK, aff. C-252-07, LawLex200800002123JBJ.

Les critères jurisprudentiels relatif à l'usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas pertinents pour établir l'existence d'une renommée au sens de l'article [10, paragraphe 3, a) de la directive 2015-2436], V. CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith kft c. Unilever NV, aff. C-125-14, LawLex201500001013JBJ, Europe 2015, n° 449, obs. IDOT ; RTD Eur. 2016, 880, obs. TREPPOZ.

V. CJCE, 14 septembre 1999, General Motors c. Yplon, aff. C-375-97, LawLex200500008322JBJ, Europe, 1999, nº 371 et 396, obs. BERROD, RTD com., 2000, 87, obs. AZEMA et GALLOUX, RTD eur., 2000, 134, obs. BONET, RTD com., 2000, 530, obs. LUBY, qui assimile le Benelux au territoire d'un État membre concernant les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques.

CJCE, 14 septembre 1999, General Motors c. Yplon, aff. C-375-97, LawLex200500008322JBJ.

V. s'agissant d'un conflit entre Adidas à Fitnessworld, ce dernier commercialisant des vêtements de sport munis d'un motif à deux bandes parallèles et de même largeur apposées sur les coutures latérales des vêtements, CJCE, 21 octobre 2003, Adidas-Salomon c. Fitnessworld Trading, aff. C-408-01, LawLex200800001972JBJ, considérant que les conditions de la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008-95, ne sont pas remplies lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration et n'établit donc aucun lien avec une marque enregistrée.

V. CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith kft c. Unilever NV, aff. C-125-14, LawLex201500001013JBJ, 

V. s'agissant d'opérateurs qui font usage d'emballages et de flacons similaires à certaines marques renommées de l'Oréal pour commercialiser des parfums considérés comme des imitations bas de gamme de ses parfums de luxe : CJCE, 18 juin 2009, L'Oréal SA c. Bellure NV, aff. C-487-07, LawLex200900001944JBJ, JCP G, 25 juillet 2009, 39, obs. MARINO; JCP G, 6 juillet 2009, 35, obs. PICOD; Rev. Lamy dr. immat., 2009, nº 1749, obs. HUMBLOT, Europe, 2009, nº 330, obs. IDOT ; Communic. com. électr., 2009, nº 111, obs. CARON ; RJDA 2009, nos 1124 et 1125 ; RLDA, 2009, nº 2485, obs. ANADON ; Gaz. Pal. 18-19 novembre 2009, 27, obs. GREFFE.

CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation c. CPM UK, aff. C-252-07, LawLex200800002123JBJ, qui précise entre autres qu'un premier usage d'une marque identique ou similaire postérieure suffit à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur.

CJCE, 18 juin 2009, L'Oréal SA c. Bellure NV, aff. C-487-07, LawLex200900001944JBJ, pour des produits ou les services offerts par le tiers qui possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d'exercer une influence négative sur l'image de la marque.

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246. Droit d'interdire l'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires.

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