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Propriété industrielle

L’action civile en contrefaçon obéit à la fois aux règles de droit commun de la procédure civile et aux règles spéciales relatives au droit de la propriété intellectuelle. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit présenter, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, un intérêt à agir. Le déposant ayant fait enregistrer la marque pour le compte d’une société en formation puis décid …

Titulaire

L’action civile en contrefaçon obéit à la fois aux règles de droit commun de la procédure civile et aux règles spéciales relatives au droit de la propriété intellectuelle. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit présenter, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, un intérêt à agir. Le déposant ayant fait enregistrer la marque pour le compte d’une société en formation puis décidé de l’exploiter à titre individuel possède un tel intérêt tant que la société en formation n’est pas constituée et n’a pas repris les engagements qu’il a souscrits .

En plus de l’intérêt à agir exigé par l’article 31 du Code de procédure civile, le demandeur à l’action en contrefaçon doit posséder des droits sur la marque dans les conditions fixées par l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit en son alinéa 1 que l’action en contrefaçon peut être engagée par le titulaire de la marque. Sont recevables à agir le cotitulaire d’une marque, sans l’accord préalable des autres cotitulaires, pour les produits ou services qui le concernent , le cessionnaire d’une marque dès l’inscription de la cession au registre national des marques, qui la rend opposable aux tiers , la société productrice ou distributrice des produits commercialisés sous la marque , ou celle dont le nom figure sur les emballages et notices des produits et qui apparaît dès lors comme responsable de leur commercialisation, même si les ventes sont réalisées par une filiale . L’absence de mention au Registre national des marques des changements d’adresse et de dénomination du titulaire de la marque  ou l’omission de certains produits lors de la publication du renouvellement de la marque , sont sans incidence sur la qualité à agir en contrefaçon. Enfin, l’ancien titulaire d’une marque qui ne l’a pas renouvelée demeure recevable à agir pour les faits antérieurs à son non-renouvellement .

En revanche, le déposant ne peut pas agir en contrefaçon tant que son signe n’est pas enregistré, les faits antérieurs à la publication de la marque n’étant pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque (art. L. 716-4-1 CPI). Dans ce cas, ce n’est pas la qualité du demandeur qui est en cause mais un défaut de réalisation de la contrefaçon, qui rend impossible toute régularisation . Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement est notifiée au prétendu contrefacteur, les faits postérieurs à celle-ci pourront être constatés et poursuivis, le tribunal saisi sursoyant à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement (art. L. 716-4-1, al. 2, CPI).

Depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, l’action civile en contrefaçon peut être engagée par le licencié de la marque, avec le consentement du titulaire, sauf disposition contraire dans le contrat de licence . Le bénéficiaire d’un droit exclusif peut agir en contrefaçon sans le consentement du titulaire de la marque si, après mise en demeure, celui-ci n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable (art. L. 716-4-2, al. 1, CPI). Lorsqu’une partie à un contrat de licence engage une instance en contrefaçon, toute partie au contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (art. L. 716-4-2, al. 4, CPI).

L’ordonnance du 13 novembre 2019 instaure également des règles spécifiques à la marque collective ou la marque de garantie. Désormais, la personne habilitée à faire usage de cette marque peut engager une action en contrefaçon sans l’autorisation du titulaire, sauf mention contraire dans le règlement d’usage (art. L. 716-4-2, al. 2, CPI). Elle peut aussi intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre (art. L. 716-4-2, al. 5, CPI). Le titulaire d’une marque de garantie ou d’une marque collective peut, enfin, demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la marque (art. L. 716-4-2, al. 3, CPI).

Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-23.965, LawLex202000002525JBJ, PIBD 2020, n° 1149, III, 7 ; LEPI novembre 2020, note HERPE ; Propr. ind. 2020, comm. 70, TREFIGNY ; Propr. intell. janvier 2021, 97, note CANLORBE.

Poitiers, 30 janvier 2001, n° 0002164, LawLex200200000671JBJ : en l’occurrence, deux sociétés sont cotitulaires d'une marque, chacune sur les produits la concernant. 

Aix-en-Provence, 24 avril 2008, n° 06-14376, LawLex201000000808JBJ ; Cass. com., 17 mai 1988, n° 86-19.279, LawLex202200000746JBJ, D. 2016. 927, POLLAUD-DULIAN ; D. 1996, somm. 286. obs. BURST ; Bull. civ. I, n° 203 ; RIDA avril 1994, 291 ; Paris, 16 mai 2017, n° 16-03085, LawLex201700000905JBJ

Paris, 22 février 2022, n° 19/18163, LawLex202200002555JBJ

Paris, 26 octobre 2018, n° 17-14564, LawLex201800001621JBJ

Cass. com., 11 mars 2003, n° 02-13.680, LawLex202100006523JBJ, PIBD 2003, n° 773, III,  508 ; JCP E 2003, 732 ; RJDA 2003, n° 893, marque ; Ann. propr. ind. 2003. 219 ; JCP G,  n° 19, 7 mai 2003, 1842.

Cass. com., 3 octobre 1995, n° 93-19.899, LawLex202200001963JBJ

Cass. com., 2 juin 1992, 90-17.273 LawLex202200003515JBJ, Bull. civ. 1992, IV, n° 223 ; PIBD 1992, III, 616 ; Droit de la propriété industrielle, t. 1 : 2e éd. 2009, spéc. n° 421, 409, PASSA ; Propr. ind. n° 3, mars 2011, comm. 28, BOUCHE ; RTD com. 1993. 94, CHAVANNE.

Colmar, 13 mai 1994, n° 4456-91, LawLex200200001572JBJ, D., 1995, Somm., 96, BURST ; RJDA, 1994, n° 1249.

Pour une illustration, V. Paris, 22 avril 2022, 21/19812, LawLex202200004161JBJ

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157. Titulaire

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