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Propriété industrielle

Instituée par la loi du 4 janvier 1991 , la forclusion par tolérance permet au défendeur à une action en contrefaçon d’en soulever l’irrecevabilité lorsque le titulaire de la marque première a toléré l’usage de la marque prétendue contrefaisante, en connaissance de cet usage, pendant cinq années consécutives (art. L. 716-4-5, 1° CPI). La forclusion par tolérance ne concerne que les seules marques  …

Forclusion pour tolérance d'usage

Instituée par la loi du 4 janvier 1991 , la forclusion par tolérance permet au défendeur à une action en contrefaçon d’en soulever l’irrecevabilité lorsque le titulaire de la marque première a toléré l’usage de la marque prétendue contrefaisante, en connaissance de cet usage, pendant cinq années consécutives (art. L. 716-4-5, 1° CPI). La forclusion par tolérance ne concerne que les seules marques enregistrées sur le territoire national sur lequel l’action est engagée , et les seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. Elle ne peut pas être invoquée si le dépôt de la marque seconde a été effectué de mauvaise foi (art. L. 716-4-5, 1° CPI), à charge pour celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en apporter la preuve .

Le point de départ du délai de forclusion pour tolérance d'usage commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur à l’action en contrefaçon a eu connaissance de l'usage effectif de la marque seconde . La date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle une société informe une autre de l'existence de sa marque antérieure ne peut être considérée comme le point de départ du délai de forclusion, la connaissance de la marque litigieuse étant nécessairement antérieure à cet envoi . Le délai court jusqu’à la délivrance, par le titulaire de la marque première, d’un acte interruptif de prescription, tel qu’une assignation. La simple information, par le titulaire de la marque première, du fait qu’il n’entend pas tolérer l’existence de la marque seconde, ne permet pas une telle interruption .

L’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour forclusion ne peut être soulevée par le défendeur que si l’action en contrefaçon est dirigée contre une marque, et non contre une dénomination sociale . Depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, seul le titulaire d’une marque antérieure peut se voir opposer l’irrecevabilité de son action en contrefaçon pour forclusion (art. L. 716-4-5, 1° CPI). Auparavant, la Cour de cassation considérait que la forclusion de l’action en contrefaçon pour tolérance d’usage pouvait être opposée au titulaire de tout droit antérieur , solution qui demeure applicable dans le cadre de la forclusion de l’action en nullité (art. L. 716-2-8 CPI).

La forclusion pour tolérance d’usage nécessite d’établir que le demandeur à l’action en contrefaçon a eu connaissance de l’usage de la marque prétendue contrefaisante  et a toléré cet usage pendant cinq ans . La tolérance ne suppose pas que le titulaire de la marque première ait admis, même tacitement, son usage, mais seulement qu'il se soit abstenu, en connaissance de cause, de s'y opposer . L’article L. 716-4-5, 1° du Code de la propriété intellectuelle n’impose que le défaut d’usage sans exiger qu’il soit sérieux ou quantitativement important . Le seul dépôt d’une marque ne suffit pas à constituer un acte permettant de caractériser la tolérance, à défaut d’usage démontré de la marque seconde . Par ailleurs, le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré cet usage s’il a été privé de toute possibilité de s’y opposer .

La forclusion par tolérance d’usage doit être prouvée par celui qui s’en prévaut . Elle constitue une fin de non-recevoir, et ne peut pas être invoquée par le titulaire de la marque seconde qui agirait au principal à titre préventif. Elle n’a pas pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de ses droits sur celle-ci, mais a pour objet de l’empêcher d’engager une action, de sorte que la marque antérieure et la marque seconde continuent de coexister .

L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 , qui vise à tirer les conséquences de la propagation du Covid-19, a instauré une période dite “période juridiquement protégée”  durant laquelle toute action en contrefaçon qui aurait dû devenir forclose entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (art. 1) a pu néanmoins être intentée jusqu’à deux mois après la fin de la période protégée, soit jusqu’au 23 août 2020, sans que le défendeur ne puisse opposer la forclusion (art. 2). En-deçà et au-delà de la période juridiquement protégée, la forclusion est acquise à sa date d’échéance normale. Ainsi, l’allongement du délai de forclusion prévu par l’ordonnance ne s’applique pas au cas où le délai de cinq ans a expiré avant que ne prenne effet la période protégée, c’est-à-dire avant le 12 mars 2020 .

Cass. com., 2 juillet 1996, n° 94-17.483, LawLex202100006091JBJ, Bull. civ. IV, n° 201 ; PIBD 1996, 620, III, 563 ; RDPI, 1996, n° 67, 57 ; Ann. propr. ind. 1997, 164, note MATHELY ; D. Affaires 1996. 1070 ; RJDA 1996, n° 1562, qui précise que la forclusion par tolérance d’usage, instituée par la loi du 4 janvier 1991, n’est pas opposable à l’action introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Paris, 22 juin 2022, n° 20/09661, LawLex202200004478JBJ

Cass. com., 31 mai 2005, 03-20.956 et 04-11.496, LawLex202200003517JBJ, Propr. ind. 2005, comm. 100,TREFIGNY ; PIBD 2005, n° 815, III, 549 ; Propr. ind. n° 10, octobre 2016, comm. 67, TREFIGNY ; Comm. com. électr., n° 2,février 2013, comm. 12, CARON.

Paris, 13 avril 2022, LawLex202200002857JBJ

Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-26.530, LawLex202100005805JBJ, PIBD 2014, n° 997, III, 11 ; Propr. ind. 2014, chron. 7, CAYRON ; RD rur. 2015, chron. 1, n° 429 ; Paris, 29 janvier 2021, n° 18/28401, LawLex202200002856JBJ : pour une marque déposée dans les cinq ans de la publication de la marque première.

CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09, Budweiser, LawLex201100001475JBJ, Idot, Europe 2011, n° 433 ; Propr. intell. 2012, n° 42, 63, obs. BONET ; Prop. ind. 2011. Comm. 79, FOLLIARD-MONGUIRAL ; Prop. ind. 2012. Chron. 7, n° 30 s., CAYRON.

Aix-en-Provence, 24 avril 2008, n° 06-14376, LawLex201000000808JBJ

CJUE, 22 septembre 2011, n° C-482/09, Budweiser, LawLex201100001475JBJ, Idot, Europe 2011, n° 433 ; Propr. intell. 2012, n° 42, 63, obs. BONET ; Prop. ind. 2011. Comm. 79, FOLLIARD-MONGUIRAL ; Prop. ind. 2012. Chron. 7, n° 30 s., CAYRON.

Ord. 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Paris, 13 avril 2022, n° 075/2022, LawLex202200002857JBJ

Cass. com., 12 juillet 2005, 03-18.120, LawLex202200003518JBJ, D. 2010. 851, DURRANDE.

Cass. com., 31 mai 2005, 03-20.956 et 04-11.496, LawLex202200003517JBJ, Propr. ind. 2005, comm. 100, TREFIGNY ; PIBD 2005, n° 815, III, 549 ; Propr. ind. n° 10, octobre 2016, comm. 67, TREFIGNY ; Comm. com. électr., n° 2,février 2013, comm. 12, CARON.

Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.041, LawLex202100006141JBJ, Rev. dr. rur. 2014, comm. 79, LEBEL ; Propr. ind. 2014, étude 11, BASIRE ; RJDA 6/14, n° 525 mars 2014, 7, obs. HERPE ; D. 2015, 230, chron. CLAVIER, MARTIAL-BRAZ et ZOLYNSKI

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, LawLex202100006545JBJ, Propr. ind. 2010, comm. 22, TREFIGNY ; Comm. com. électr. 2010, comm. 33, CARON ; D. 2010, 581 ; PIBD 2010, n° 916, III, 240 ; JCP E 2010, n° 2044, CARON ; Propr. intell. 2010, n° 37, 989, note SABATIER ; RTD com. 2010, 314, note POLLAUD-DULIAN ; Bull. civ. IV, n° 40 ; D. 2010. 581 ; RTD Com., Octobre 2020, BINCTIN ; PIBD 2010, III, 240 ; Propr. intell. 2010, n° 35, 718 et 723, obs. BRUGUIERE : interprétation de la cour selon laquelle le titulaire d’un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée (un droit d’auteur) peut se retrouver forclos à agir en nullité et en interdiction d’usage de la marque enregistrée seconde ; Paris, 26 mai 2017, LawLex2017000009325JBJ, qui précise que la tolérance par forclusion peut être opposée à tout titulaire d’une antériorité.

Rennes, 23 mars 2010, 09/01645, LawLex202200004300JBJ, RJDA octobre 2010, n° 954, la forclusion pour tolérance d’usage implique d’établir que le titulaire de la marque première a eu connaissance du dépôt de la dénomination sociale litigieuse à titre de marque.

Paris, 7 mai 2019, n° 17/09860, LawLex202200002855JBJ, PIBD 2019, III, 369.

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